Двойное патентование - это выдача двух патентов на одно изобретение одному и тому же владельцу в одной стране или странах. Согласно Европейскому патентному ведомству, в большинстве патентных систем принят принцип, согласно которому два патента не могут быть выданы одному и тому же заявителю на одно изобретение. [1] Однако порог двойного патентования варьируется от юрисдикции к юрисдикции.
По юрисдикции
Австралия
Австралийское патентное право включает установленный законом запрет на двойное патентование одного и того же изобретателя, но не разным изобретателям. [2] Подраздел 64 (1) сначала предоставляет Уполномоченному по патентам право по своему усмотрению выдавать несколько патентов на одно и то же изобретение:
- «В соответствии с этим разделом, если имеется 2 или более заявок на патенты на идентичные или практически идентичные изобретения, выдача патента на одну из этих заявок не препятствует выдаче патента на любую из других заявок».
Однако Подраздел 64 (2) запрещает такую выдачу, когда несколько патентов будут выданы одному и тому же изобретателю:
- "Где:
- (а) заявка на стандартный патент заявляет изобретение, которое является таким же, как изобретение, которое является предметом патента, и сделано тем же изобретателем; а также
- (b) соответствующие претензии или претензии в каждой из полных спецификаций имеют одинаковую дату или даты приоритета;
- стандартный патент не может быть предоставлен по заявке ".
Нормативные положения, содержащиеся в Законе о патентах 1990 г., представляют собой кодификацию закона, установленного в деле Дрейфуса. [3] Заявка может быть рассмотрена и принята, но положение о двойном патентовании предотвратит выдачу патента по второй заявке, если и до тех пор, пока возражение не будет снято путем внесения поправок в нарушающую претензию или притязаний или отказа от выданного патента в пользу второе приложение.
Канада
В Канаде Верховный суд указал, что существует две ветви двойного патентования. [4] Первая ветвь двойного патентования (двойное патентование «того же изобретения» или «типа новизны») требует, чтобы формулы двух выданных патентов не были идентичными или совпадающими. Вторая ветвь двойного патентования (называемая двойным патентованием типа «очевидности») требует, чтобы формулы двух выданных патентов были «патентоспособно разными» (неочевидными) с точки зрения друг друга. Даже заявки, срок действия которых истекает в один и тот же день, могут быть открыты для двойных патентных исков, поскольку суды сочли владение двумя патентами на одно изобретение неоправданной выгодой. [5]
Технически двойное патентование может существовать только между выданными патентами. Однако во время рассмотрения заявки эксперт может выдвинуть возражения против двойного патентования. Позиция Патентного ведомства состоит в том, что такие возражения выдвигаются из соображений любезности; Эксперты не обязаны выявлять ситуации двойного патентования в ходе судебного преследования. [6] Канадская практика значительно отличается от практики США в этом отношении тем, что при обнаружении двойного патентного возражения в Законе о патентах Канады отсутствует законодательное положение для окончательного отказа от ответственности . Таким образом, окончательный отказ от ответственности не позволяет преодолеть двойные возражения против патентования. Вместо этого заявитель должен продемонстрировать (аргументируя или изменяя формулу изобретения), что формулы патентоспособно отличаются от формул заявки, находящейся на одновременном рассмотрении.
Отдельные заявки, поданные добровольно, могут быть уязвимы для атак на основании двойного патентования. Однако, если Патентное ведомство в ходе судебного преследования вынуждает выделить подразделение (т.е. преодолеть возражение против единства изобретения), Верховный суд Канады указал, что такая заявка и ее родительская заявка не должны подвергаться двойным патентным оспариваниям. [7]
Европейская патентная конвенция
Европейской патентной конвенции (EPC) не содержит каких - либо конкретных положений , касающихся двойного патентования. [8] Европейское патентное бюро (EPO) Доски Апелляционные рассмотрела этот вопрос в ряде случаев , однако, и направление в расширенном Апелляционный совет был в конечном счете объявлен в феврале 2019 года [9]
Т 587/98
В 2000 году Технический апелляционный совет 3.5.2 ЕПВ в деле T 587/98 постановил, что «в EPC нет явного или подразумеваемого положения, запрещающего присутствие в отдельной заявке независимой претензии - явно или как условное притязание, полученное путем разделения фактического притязания на условные притязания, декларирующие явные альтернативы, что связано с независимым притязанием в родительской заявке (или патентом, если, как в данном случае, он уже был предоставлен) таким образом что «родительская» претензия включает в себя все признаки «выделенной» претензии в сочетании с дополнительным признаком ». [10] [11]
Изречение Обитера в G 1/05 и G 1/06
Однако в июне 2007 г. Расширенная апелляционная коллегия ЕПВ по делам G 1/05 и G 1/06 в порядке obiter dictum [12] согласилась с тем , что
- "принцип запрета на двойное патентование существует на том основании, что заявитель не имеет законного интереса в процедурах, ведущих к выдаче второго патента на тот же объект, если он уже обладает одним выданным патентом на этот предмет [13].
Таким образом, Совет принял практику ЕПВ, «согласно которой поправки к выделенной заявке отклоняются и отклоняются, когда измененная выделенная заявка претендует на тот же предмет, что и находящаяся на рассмотрении исходная заявка или выданный родительский патент». [13]
Т 307/03
Вскоре после этого, в июле 2007 года, Технический совет 3.3.07 в деле T 307/03 последовал доводам Расширенного апелляционного совета и постановил, что «принцип запрещения двойного патентования» применим в соответствии с EPC. [14] Кроме того, он постановил, что двойной запрет на патентование также применим к «более поздней формуле изобретения, сформулированной в более широком смысле» (по сравнению с требованием, уже предоставленным в исходной заявке ). [15] Совет, в частности, основывал свои аргументы на формулировке статьи 60 ЕПК, согласно которой «[право] на европейский патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику». [16] Другими словами,
- «[как только] патент был выдан изобретателю (или его правопреемнику), это право на патент было исчерпано, и Европейское патентное ведомство имеет право отказать в выдаче нового патента изобретателю (или его преемнику в title) в отношении предмета, на который он уже получил патент ». [16]
Правление в деле T 307/03 явно не согласилось с очевидным выводом предыдущего решения T 587/98 о том, что в ЕПК не будет никаких оснований, запрещающих «противоречивые требования». [17]
В деле T 307/03, которое относилось к находящейся на рассмотрении выделенной заявке на выданный европейский патент, три запроса находились на рассмотрении. В основном запросе предмет формулы 1 точно соответствует предмету формулы 3, когда он зависит от формулы 1 выданного европейского патента (то есть патента, выданного по исходной заявке). [18] Таким образом, иск был отклонен из-за двойного патентования, и основной ходатайство не было допущено к рассмотрению. [18] Первый вспомогательный запрос не был допущен к рассмотрению по существу по тем же причинам. [19] Наконец, во втором дополнительном запросе, предмет основного пункта формулы, охватываемый предметом пункта 3 исходной заявки, как предоставлено. [20] Этот запрос также не был допущен к рассмотрению на основании двойного патентования. [21] Таким образом, в выделенной заявке было отказано.
Т 1391/07
В деле T 1391/07 (ноябрь 2008 г.) Совет 3.4.02 постановил, что двойное возражение против патентования не возникает, когда формулы двух заявок только перекрываются таким образом, что объем охраны, испрашиваемой изобретением, заявленным в Выделенная заявка теоретически отличается от объема защиты, предоставляемой формулой выданного родительского патента. [22] Другими словами, Совет постановил, что при частичном перекрытии соответствующих объемов защиты:
- "в каждом пункте формулы 1 [выделенной заявки] и пункте 1 выданного родительского патента имеется по крайней мере одна техническая особенность, четко отличающая предмет соответствующей формулы от предмета другой формулы изобретения, и что эти отличительные признаки таковы, что объем охраны, испрашиваемой изобретением, заявленным в [выделенной] заявке, условно отличается от объема охраны, предоставляемого пунктом 1 формулы выданного родительского патента », [23]
это не привело к двойному возражению против патентования. [24] Правление 3.4.02 сочло это соответствующим решениям T 118/91, пункт 2.4.1 причин, [25] T 80/98, пункт 9, [26] T 587/98 ( OJ EPO 2000, 497), пункт 3.3, [10] T 475/02, пункт 8.6, [27] T 411/03, пункт 4.2, [28] T 425/03, пункт 4.2, [29] T 467/03 , пункт 4.2, T 468/03, пункт 4.2, [30] и T 579/05, пункт 2.2, [31] и obiter dictum в решениях G 1/05 и G 1/06. [24]
Не повод для возражения (Т 936/04)
В 2008 г. в деле T 936/04 Совет 3.3.07 постановил, что двойное патентование не является основанием для возражения . [32] Однако:
- "[это] находится в пределах усмотрения ЕПВ выдвигать возражение в ходе процедуры возражения или апелляции против предложенных измененных пунктов формулы изобретения, но это следует делать только в явных случаях. Цель принципа запрещения двойного патентования заключается в том, чтобы чтобы избежать ненужного дублирования усилий и не налагать на ЕПВ обязательство проводить комплексное сравнение рассматриваемого им дела и требований, которые могли быть удовлетворены в ходе какого-либо другого разбирательства ". [33]
Сингапур
С июля 2004 г. проблема двойного патентования является одним из возможных оснований для отзыва всех патентных заявок Сингапура. [34] В соответствии с разделом 80 (1) (g) Закона Сингапура о патентах патент может быть аннулирован, если «патент является одним из двух или более патентов на одно и то же изобретение, имеющих одинаковую дату приоритета и поданных одной и той же стороной или его преемник по титулу ". [34]
Великобритания
Патентный закон Соединенного Королевства (UK) содержит четкое положение, касающееся запрещения двойного патентования. В Законе о патентах Великобритании 1977 г. (с поправками) в разделе 18 (5) говорится:
- "Если две или более заявки на патент на одно и то же изобретение с одинаковой датой приоритета поданы одним и тем же заявителем или его правопреемником, контролер может на этом основании отказать в выдаче патента в соответствии с более чем одной из заявок. . " [35]
Запрет распространяется на патентные заявки Соединенного Королевства, соответствующие европейским патентам, выданным на то же изобретение. В разделе 73 (2) Закона говорится:
- "Если контролеру кажется, что патент в соответствии с настоящим Законом и европейский патент (Великобритания) были выданы на одно и то же изобретение с одинаковой датой приоритета и что заявки на патенты были поданы одним и тем же заявителем или его преемником в титул, он должен предоставить владельцу патента в соответствии с настоящим Законом возможность сделать замечания и изменить спецификацию патента, и если владелец не может убедить контролера, что не существует двух патентов в отношении одного и того же изобретения, или для внесения изменений в спецификацию с целью предотвращения двух патентов на одно и то же изобретение контролер должен отозвать патент ». [36]
Толкование раздела должно быть буквальным. [37] Ссылаясь на патентное дело Марли ([1994] RPC 231) в деле Intel Corporation (патент Соединенного Королевства № 2373896), судебный следователь г-н Бен Бучаннан сказал:
- «Проверка на конфликт заключается не в том, определяют ли два патента одну и ту же изобретательскую концепцию, а в том, определяют ли формулы каждого патента при правильном толковании одно и то же изобретение». [38]
Соединенные Штаты
В Соединенных Штатах существует два типа двойных отказов в выдаче патентов. Одним из них является «же изобретение» типа двойного отказа патентования, на основании 35 USC § 101 , в котором говорится в единственном числе , что изобретатель «... может получить на патент.» Второй тип отказа исключает то, что называется «типом очевидности» или «неустановленным» двойным патентованием. Неурегулированный отказ в двойном патенте основан на судебной доктрине, основанной на государственной политике, и в первую очередь предназначен для предотвращения продления срока действия патента путем запрета притязаний во втором патенте, которые являются очевидными вариациями притязаний в более раннем патенте. [39] Этот тип отказа от двойного патентования требует наличия только одного общего изобретателя и не требует общей собственности. [40] Терминология «не отличается патентоспособностью» или «не отличается» от более ранней формулы изобретения часто используется для описания двойного патентования «типа очевидности».
Двойные отказы в выдаче патентов обычно встречаются в продолжающихся патентных заявках . Отказ от двойного патентования типа очевидности, но не от двойного патентования одного и того же изобретения, обычно можно преодолеть, если заявитель на патент подает окончательный отказ от ответственности и отказывается от срока действия патента, выданного позже, который выходит за рамки срока действия предыдущего патента. Однако заявление об отказе от ответственности может быть подано только в том случае, если в обоих патентах указан один и тот же изобретатель или комбинация изобретателей. Даже в этом случае отказ может остаться в силе из-за неблагоприятных фактов. [41] Заявление об ограничении ответственности не является признанием того, что изобретение является «тем же самым», и не создает эстоппеля или договорных обязательств, если изобретатель сделал признание в отношении «изобретения». [42]
Если требование ограничения потребовало подачи выделенной заявки на патент , 35 USC § 121 обеспечивает защиту от отказа в двойном патентовании.
Ссылки и примечания
- ^ Руководство по экспертизе в ЕПВ , раздел g - iv , 5.4 : «Двойное патентование».
- ^ См. Раздел 64 Закона о патентах 1990 г., веб-сайт ComLaw.
- ^ Re два приложения Генри Дрейфус (1927) 44 RPC 291
- ^ Whirlpool v. Камко, 2000 SCC 67, 9 CPR (четвёртой) 129
- ^ GlaxoSmithKline Inc. и др. против Apotex Inc. и др. (2003) 234 FTR 251, 27 CPR (4-й) 114 (FCTD)
- ^ Re Orasure заявкапатент (2009) 79 СЛР (4е) 205 (ПАБ)
- ^ Consolboard Inc. против MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [1981] 1 SCR 504, 56 CPR (2d) 145 at 169 (SCC)
- ^ T 307/03, причины 2.3.
- ↑ Хьюз, Роуз (22 февраля 2019 г.). «Нарушение: новое обращение в Расширенную апелляционную коллегию по поводу двойного патентования» . IPKat . Проверено 23 апреля 2019 года .
- ^ a b Решение от 12 мая 2000 г., номер дела: T 0587/98 - 3.5.2 , причины 3.7.
- ^ «Двойная опасность и европейские патенты - интеллектуальная собственность - Великобритания» . www.mondaq.com . Проверено 17 августа 2018 года .
- ^ T 1391/07, причины 2.5. « Расширенный апелляционный совет недавно подтвердил посредством obiter dictum в решениях G 1/05 и G 1/06 практику ЕПВ в этом отношении (см. пункт 13.4 причин:« Совет признает, что принцип запрета двойного патентования существует ... ")
- ^ a b Решение G 1/05 Расширенной апелляционной коллегии ЕПВ , причины 13.4. (см. также OJ EPO 2008, 271 и 307).
- ^ Решение T 307/03 Апелляционного технического совета 3.3.07 от 3 июля 2007 г. , которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕПВ. См. Также T 936/04, причины 2.1, « [Совет 3.3.07] применил [принцип запрещения двойного патентования] для отклонения (выделенной) заявки в решении T 307/03 от 3 июля 2007 г. на основании запросы, которые включали двойное патентование по сравнению с претензиями, уже выданными в патенте, выданном по исходной заявке в этом случае ». Решение было подвергнуто критике в литературе Д. Харрисоном и Т. Бреми, epi information 2/2009, 64. Решение также было прокомментировал специализированные блоги в марте 2009 г., см. (на французском языке) Laurent Teyssèdre, Запрет на двойное бреветабилите , Le blog du droit européen des brevets, 18 марта 2009 г .; Дэвид Пирс, Двойное патентование в ЕПВ - новый взгляд , IPKat , 20 марта 2009 г .; Дэвид Пирс, Дерк Виссер о двойном патентовании , IPKat, 24 марта 2009 г. (включая ссылки на EPC Travaux Préparatoires Дерка Виссера).
- ^ T 307/03, Ключевые слова и причины 5.3.
- ^ a b T 307/03, причины 2.1.
- ^ T 307/03, причины 2.7.
- ^ a b T 307/03, причины 3.1.
- ^ T 307/03, причины 4.1.
- ^ T 307/03, причины 5.2.
- ^ T 307/03, причины 5.3.
- ^ Решение от 7 ноября 2008 г., номер дела: T 1391/07 - 3.4.02 , причины 2.4, 2.5.
- ^ T 1391/07, причины 2.4
- ^ a b T 1391/07, причины 2.5.
- ^ Европейское патентное ведомство. "Решение от 28 июля 1992 г., дело № Т 0118/91 от 28.7.1992" .
- ^ Европейское патентное ведомство. «Решение от 26 сентября 2000 г., дело № Т 0080/98 от 26.9.2000» .
- ^ Европейское патентное ведомство. «Решение от 21 декабря 2006 г., номер дела - Т 0475/02 () от 21.12.2006 г.» . Проверено 29 июля 2019 .
- ^ Европейское патентное ведомство. «Решение от 23 февраля 2006 г., дело № T 0411/03 (форматы буфера обмена II / MICROSOFT) от 23 февраля 2006 г.» . Проверено 29 июля 2019 .
- ^ Европейское патентное ведомство. «Решение от 23 февраля 2006 г., дело № T 0425/03 (форматы буфера обмена III / MICROSOFT) от 23 февраля 2006 г.» . Проверено 29 июля 2019 .
- ^ Европейское патентное ведомство. «Решение от 24 февраля 2006 г., номер дела - T 0468/03 (форматы буфера обмена V / MICROSOFT) от 24.2.2006 г.» . Проверено 29 июля 2019 .
- ^ Решение от 10 октября 2007, номер корпуса: T 0579/05 - 3.2.02 (на французском языке)
- ^ Европейское патентное ведомство. «Решение от 24 апреля 2008 г., дело № T 0936/04 (Двойное патентование / CONOCO) от 24 апреля 2008 г.» .
- ^ T 936/04, причины 2.3.
- ^ a b Джозеф Крупа, Ли Чай Лиан, Избегайте проблем с двойным патентованием , Управление интеллектуальной собственностью, сентябрь 2008 г.
- ^ «Закон о патентах 1977 г.» . Британский и Ирландский институт правовой информации.
- ^ «Закон о патентах 1977 г.» . Британский и Ирландский институт правовой информации.
- ^ Патент Марли [1994] RPC 231 @ 241
- ^ [1] BL O / 281/12 (25 июля 2012 г.)
- ^ «804-Определение двойного патентования» .
- ↑ См. In re Hubbell (Fed. Cir.2013).
- ^ См., Например, Agrizap, Inc. против Woodstream Corp., 520 F.3d 1337, 1343-44 (Fed. Cir. 2008). В Агризапе , когда патентообладатель столкнулся с двойным отказом в выдаче патентов по типу очевидности, он «исправил авторство для патента 636, так что и патент 636, и патент 091 принадлежали одному и тому же изобретателю, и были поданы заявления об отказе от ответственности». Согласно Федеральному округу, «это устранило патент '091 как основание для отказа в двойном патентовании типа очевидности». Однако преодолеть отказ, основанный на более раннем патенте, было недостаточно, поскольку коммерческое воплощение запатентованного устройства («Gopher Zapper») находилось в публичном использовании более чем за год до подачи заявки на более поздний патент. Несмотря на очевидность большого коммерческого успеха, он не смог «преодолеть подавляющую силу убедительных доказательств очевидностиWoodstream». Таким образом, более поздний патент был недействителен из-за очевидности согласно 35 USC § 103 : «Это хрестоматийный случай, когда заявленные формулы включают комбинацию знакомых элементов в соответствии с известными методами, которая дает только предсказуемые результаты».
- ^ См. Quad Environmental Technologies Corp. v. Union Sanitary District, 946 F.2d 870 (Федеральный округ 1991).
Внешние ссылки
- Европейская патентная конвенция
- Руководство по экспертизе в ЕПВ , раздел g - iv , 5.4 : «Двойное патентование».
- Руководство по экспертизе в ЕПВ , раздел c - ix , 1.6 : «Претензии» (отдельные заявки)
- Служба юридических исследований для апелляционных советов, Европейское патентное ведомство, прецедентное право апелляционных советов ЕПВ (9-е издание, июль 2019 г.), ii . f .5 : «Двойное патентование»
- Соединенные Штаты
- MPEP 804