Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Изобретательские и неочевидность отражают общую патентоспособность требование присутствует в большинстве патентных законов , в соответствии с которым изобретение должно быть достаточно изобретательским-то есть, неочевидное-для того , чтобы быть запатентована. [1] Другими словами, «[] принцип неочевидности спрашивает, находится ли изобретение на достаточном расстоянии от уровня техники или выше него ». [2]

Выражение «изобретательский уровень» преимущественно используется в Европе, тогда как выражение «неочевидность» преимущественно используется в патентном праве США . [1] Иногда используется выражение «изобретательность». [3] Хотя основной принцип примерно одинаков, оценка изобретательского уровня и неочевидности варьируется от страны к стране. Например, практика Европейского патентного ведомства (ЕПВ) отличается от практики в Соединенном Королевстве.

Обоснование [ править ]

Цель требования изобретательского уровня или неочевидности состоит в том, чтобы избежать выдачи патентов на изобретения, которые вытекают только из «нормального проектирования и разработки продукта», для достижения надлежащего баланса между стимулами, предоставляемыми патентной системой, а именно поощрением инноваций, и его социальные издержки, а именно временные монополии. [4] Полоса неочевидности, таким образом, является мерой того, что общество принимает как ценное открытие. [5] Дополнительными причинами требования неочевидности являются создание стимулов для фундаментальных исследований, а не «дополнительных улучшений», и минимизация «распространения экономически незначимых патентов, поиск и лицензирование которых обходятся дорого». [6]

Согласно теории побуждения, «если идея настолько очевидна, что люди, работающие в этой области, разработают ее без особых усилий, тогда стимулы, предоставляемые патентной системой, могут быть ненужными для создания идеи». [7] Таким образом, существует потребность в «разработке некоторых средств отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или изобретены, если бы не побуждение к патенту». [8] Мергес и Даффи [9] сожалеют, что «стандарт побуждения не оказал влияния на правовую доктрину, и его отсутствие в последующей судебной практике поднимает один из величайших вопросов патентного права, на которые нет ответа: как суды могут продолжать игнорировать, казалось бы, разумные? и теоретически обоснованный подход к определению патентоспособности? "

Споры и альтернативы [ править ]

Пытаясь отсеять «легкие» изобретения, требование неочевидности привносит несколько недостатков в общую патентную систему, особенно в области фармацевтики, которая в наибольшей степени зависит от патентной защиты. Например,

  1. «Стандарт неочевидности имеет иронический эффект, обращая прогресс в фармацевтических науках против самого себя, потому что стандарт отказывает в патентной защите лекарств на основе научных достижений, которые позволили исследователям идентифицировать их как препараты, которые могут быть эффективными». Фармацевтические компании «часто отказываются от перспективных кандидатов на лекарственные препараты из-за очевидных недостатков их патентной защиты». "Проблема очевидных - и, следовательно, непатентованных - лекарств обещает усугубиться со временем, потому что требование неочевидности, почти по определению, обращает прогресс в фармацевтических науках против самого себя; то есть оно отрицает патентную защиту новых лекарств, основанных на самых достижениях. в науке, которая привела к их открытию ». "Настоящая проблема заключается в природе самого требования неочевидности, которое лишает патентную защиту лекарств, которые кажутся наиболее многообещающими в ранних исследованиях, и ставит под угрозу прогресс фармацевтических наук. Учитывая эти странные тенденции внутри доктрины, неудивительно, что исследователи лекарств часто сталкиваются с требованием неочевидности как препятствием для патентования своих открытий ».[10] «Социальные издержки потери таких лекарств, вероятно, намного перевешивают любые выгоды для общества от более быстрого доступа к недорогим генерикам непатентованных лекарств, которые фактически попадают на рынок». "Каждый раз, когда патентные правила запрещают внедрение нового лекарства или терапии или даже просто откладывают его, как это может происходить с финастеридом.(для предотвращения рака простаты) вред для общества может быть серьезным. "" Текущая патентная политика, которая лишает патентную защиту лекарств, потому что они не новизны или очевидны, поэтому представляет существенную угрозу для благосостояния общества ". патентные стандарты подавляют фармацевтические инновации, ограничивая патенты инновационными новыми идеями для лекарств, так что система не предлагает стимулов для разработки социально ценных лекарств, которые были раскрыты или выглядели многообещающими в более ранних публикациях » [11].Кроме того, было высказано предположение, что «поскольку требования FDA к клиническим испытаниям являются причиной того, что фирмы редко разрабатывают лекарства без защиты от конкурентов-генериков», FDA должно иметь возможность назначать вознаграждение в виде эксклюзивности с необходимостью такой защиты, предлагая удобное исправление недостатков патентной системы в продвижении разработки лекарств. [12]
  2. Тот факт, что раскрытие информации изобретателем может быть использовано в качестве известного уровня техники - не только для новизны, но и для анализа неочевидности - заставляет как коммерческие, так и некоммерческие (со времен Закона Бейя-Доула в США) вести бизнес задерживать (или полностью прекратить) распространение результатов своих исследований, усложняет сотрудничество между различными учреждениями и мешает конституционной цели патентов «способствовать прогрессу науки».
  3. Очень часто оригинальный патент на изобретение, имеющий очень сильный изобретательский уровень, представляющий собой крупное прорывное изобретение, подается более чем за 20 лет до начала коммерциализации его технологии, и первоначальные изобретатели не пожинают плоды своего изобретения. Вместо этого люди, которые позже (ближе к началу коммерциализации) предложили постепенные улучшения исходной технологии, с такими улучшениями, имеющие гораздо более слабый изобретательский уровень (и), получают больше шансов монетизировать свое изобретение (я). Известным примером такой ситуации является технология ванадиевых батарей Redox-Flow , изобретенная и запатентованная первоначально Pelligri and Spaziante в 1978 году (патент Великобритании 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici SpA, 1978), но не получившая широкого распространения до приблизительно 2017 года. [13]

Хотя все страны с активно функционирующими патентными системами в настоящее время предъявляют требование об изобретательском уровне, необходимость такой доктрины ставится под сомнение. Например, в качестве альтернативного подхода была предложена «существенная новизна». [14] Кроме того, во многих странах, в дополнение к патентам, есть полезные модели , которые имеют более низкие (или нулевые) требования в отношении неочевидности в обмен на более короткий срок действия монополии. Наличие защиты полезной модели сводит к минимуму для изобретателей, разработчиков и производителей риск, связанный с неопределенностью результатов анализа неочевидности (судебного разбирательства) (см. Ниже).

В США нет градации более сильного изобретательского уровня - более длительный срок действия патента и используется подход «все или ничего». При такой системе проведение границы между изобретательским (все) и очевидным (ничего) неоднозначно, как показывают многочисленные судебные иски с изменяющимися результатами по апелляции (например, Sanofi-Aventis GmbH против Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014) [15] ). Кроме того, уникальной для [ цитата ] является возможность представить в качестве доказательства неочевидность фактов, обнаруженных после подачи соответствующей заявки на патент. (например, Knoll Pharm. Co. против Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Федеральный округ 2004 г.) и Genetics Inst., LLC против Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc.655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Несмотря на то, что потребность в низкой планке изобретательности была хорошо известна, предложенные средства ее реального измерения оказались довольно неудачными, несмотря на 200-летнюю историю прецедентного права. "Четкий и простой для последовательного применения стандарт укажет, где именно находится планка неочевидности, предоставляя обществу в целом и законодателям в частности ориентир для оценки эффективности патентной системы. Более того, такой стандарт позволит суды низшей инстанции должны правильно и последовательно определять неочевидность, по крайней мере, гипотетически уменьшая неопределенность, вызывая единообразие и снижая вероятность отмены ». [5] Г-н Сесил Д. Квиллен-младший, старший советник Putnam, Hayes and Bartlett, Inc. и бывший главный юрисконсульт компании Eastman-Kodak., соглашается: «PTO должен применять тот же стандарт, которым следуют в судах, чтобы патентообладатели получали патент, достойный уважения, а не просто приглашение к судебному разбирательству в рулетке». [16] Верховный суд США, однако, раскритиковал патентное агентство за несоблюдение тех же стандартов, что и суды:

[Следует помнить, что основная ответственность за отсеивание непатентоспособного материала лежит на Патентном ведомстве. Ожидание судебного разбирательства для всех практических целей ослабляет патентную систему. Мы наблюдаем печально известную разницу между стандартами, применяемыми Патентным ведомством и судами. Хотя для объяснения этого несоответствия можно привести множество причин, одна из них вполне может быть свободой действий, которую экзаменаторы часто используют при использовании концепции «изобретения». [17]

Юрисдикции [ править ]

Канада [ править ]

Требование неочевидности кодифицировано в разделе 28.3 Закона о патентах (RSC, 1985, c. P-4) . [18]

28.3 Предмет, определяемый формулой заявки в заявке на патент в Канаде, должен быть предметом, который не был бы очевиден на дату заявки для специалиста в области техники или науки, к которой он относится, с учетом
(a) информация, раскрытая более чем за год до даты подачи заявки заявителем или лицом, которое прямо или косвенно получило информацию от заявителя таким образом, что информация стала доступной для общественности в Канаде или в другом месте; и
(b) информация, раскрытая до даты требования лицом, не упомянутым в пункте (а), таким образом, что информация стала общедоступной в Канаде или в другом месте.

Верховный суд Канады подтвердил тест на неочевидность выложенный в Windsurfing International Inc. против Табура Marine (Великобритания) Ltd. [19] в Апотексе Inc. v Саного-Синтелаб Canada Inc.. :

  1. Определите условного «специалиста в данной области» и определите соответствующие общие знания этого человека;
  2. Определить изобретательскую концепцию рассматриваемого пункта формулы изобретения или, если это не может быть легко сделано, истолковать его;
  3. Выявить, какие существуют различия, если таковые имеются, между предметом, упомянутым как составляющий часть «уровня техники», и изобретательской концепцией формулы или формулы в том виде, в каком они толкованы;
  4. Если рассматривать заявленное изобретение без каких-либо сведений, представляют ли эти различия этапы, которые были бы очевидны для специалиста в данной области, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

Канадские суды также признают эквиваленты объективных признаков США, то есть факторов, поддерживающих патентоспособность изобретения [20] [ самостоятельно опубликованный источник? ] :

  1. Давно ощущаемая, но неудовлетворенная потребность в изобретении, в то время как необходимые для его реализации искусства и элементы уже давно доступны;
  2. Понимание того, что проблема существует и в чем проблема, ранее не было замечено специалистами в данной области;
  3. Существенные попытки специалистов в данной области удовлетворить потребность в (1) или справиться с трудностями, возникающими из-за непонимания проблемы (2);
  4. Коммерческий успех изобретения причинно связан с самим изобретением, а не с такими факторами, как реклама или привлекательная упаковка;
  5. Замена в промышленности устройств предшествующего уровня техники запатентованным изобретением;
  6. Оперативное копирование изобретения патентообладателя конкурентами;
  7. Признание промышленностью патента действительности путем признания патента путем получения лицензий или без нарушения патента, либо и того, и другого:
  8. Существование предшествующего уровня техники или знаний, не связанных с техническим направлением патентообладателя;
  9. Неожиданность результатов изобретения для специалистов в данной области техники; и
  10. Недоверие и недоверие специалистов в данной области техники к тому, что подход патентообладателя сработал.

Европейская патентная конвенция (EPC) [ править ]

В соответствии со статьей 52 (1) в сочетании со статьей 56, первое предложение ЕПК, европейские патенты выдаются на изобретения, которые, среди прочего, включают изобретательский уровень, то есть изобретение, с учетом современного уровня техники. , не должно быть очевидным для специалиста в данной области .

В экспертизы Отделы , в оппозиции отделы , а также советы по апелляциям ЕПВ почти всегда применять «подход проблема-решение» для того , чтобы оценить и решить , идет ли изобретение имеет изобретательский уровень. Подход заключается в следующем:

  1. определение ближайшего известного уровня техники , наиболее подходящего известного уровня техники или, по крайней мере, реалистичной отправной точки;
  2. определение объективной технической проблемы , то есть определение, с точки зрения ближайшего уровня техники, технической проблемы, которую заявленное изобретение решает и успешно решает; и
  3. рассматривает ли или не заявленное решение к объективной технической проблемы очевидно для специалиста с учетом состояния искусства в целом.

Этот последний шаг проводится по принципу «мог-бы». В соответствии с этим подходом, вопрос, который необходимо решить, чтобы оценить, включает ли изобретение изобретательский уровень, заключается в следующем (вопрос является кульминацией подхода «проблема-решение»):

Есть ли какое-либо учение в уровне техники в целом, которое , а не просто могло бы побудить специалиста, столкнувшегося с объективной технической проблемой, сформулированной при рассмотрении технических характеристик, не раскрытых в ближайшем уровне техники, к модификации или адаптации? упомянутый ближайший известный уровень техники, принимая во внимание это учение [обучение предшествующему уровню техники, а не только обучение ближайшему известному уровню техники], тем самым достигая чего-то, подпадающего под условия формулы изобретения, и, таким образом, достигая того, чего достигает изобретение?

Если бы специалисту было предложено модифицировать ближайший уровень техники таким образом, чтобы прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, тогда изобретение не предполагает изобретательского уровня.

Дело не в том, мог ли специалист в данной области техники прийти к изобретению путем адаптации или модификации ближайшего известного уровня техники, а в том, сделал бы он это, потому что предшествующий уровень техники побудил его сделать это в надежде решить объективную техническую проблему. или в ожидании некоторого улучшения или преимущества. Это должно было иметь место для квалифицированного специалиста до даты подачи заявки или даты приоритета, действительной для рассматриваемой претензии.

Соединенное Королевство [ править ]

Основным тестом для оценки изобретательского уровня остается установленный законом тест: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 at [17]. Этот тест выглядит следующим образом: изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если он «не очевиден» для «специалиста в данной области техники» с учетом любого вопроса, который составляет часть «уровня техники» посредством достоинство раздела 2 (2): S 3 Patents Act 1977 .

Суды Соединенного Королевства приняли общую основу, чтобы помочь приблизиться (не отвечать) к основному законодательному тесту. Он известен как виндсерфинг или тест Поццоли .

В деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59 Апелляционный суд предложил следующую схему:

  1. Определить изобретательский замысел, воплощенный в патенте;
  2. Приписать обычно квалифицированному, но лишенному воображения адресату то, что было общеизвестным в данной области техники на дату приоритета;
  3. Выявить различия (если таковые имеются) между цитируемым объектом и предполагаемым изобретением; и
  4. Решите, представляют ли эти различия (рассматриваемые без какого-либо знания о предполагаемом изобретении) этапы, которые были бы «очевидны» для квалифицированного специалиста, или они требовали какой-либо степени изобретательности.

Этот тест был немного переработан в недавнем деле Апелляционного суда Поццоли Спа против BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007 г.): [21]

  1. (a) определить условного «специалиста в данной области», (b) определить соответствующие общие знания этого человека;
  2. Определить изобретательскую концепцию рассматриваемого пункта формулы изобретения или, если это не может быть легко сделано, истолковать его;
  3. Выявить, какие существуют различия, если таковые имеются, между предметом, упомянутым как составляющий часть «уровня техники», и изобретательской концепцией формулы или формулы в том виде, в каком они толкованы;
  4. Если рассматривать заявленное изобретение без каких-либо сведений, представляют ли эти различия этапы, которые были бы очевидны для специалиста в данной области, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

В деле Schlumberger Holdings Ltd против Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 июля 2010 г.) Апелляционный суд пояснил, что вымышленный квалифицированный адресат (который может быть квалифицированной командой), используемый для определения изобретательского уровня, может отличаться от того, который использовался для определение конструкции или достаточности иска.

Соединенные Штаты [ править ]

«Неочевидность» - это термин, используемый в патентном законодательстве США для описания одного из требований, которым должно соответствовать изобретение, чтобы претендовать на патентоспособность, кодифицированный в 35 USC §103 . Одним из основных требований патентоспособности в США является то, что патентуемое изобретение не является очевидным, а это означает, что «человек, обладающий обычными навыками в данной области» (PHOSITA) не будет знать, как решить проблему, на решение которой направлено изобретение. используя точно такой же механизм. Поскольку стандарт PHOSITA на практике оказался слишком неоднозначным, Верховный суд США позже представил еще два полезных подхода, которые в настоящее время контролируют практический анализ неочевидности патентными экспертами и судами: Graham et al. против John Deere Co. из Канзас-Сити и др., 383 US 1 (1966) дает указания относительно того, что является «неочевидным», а KSR v. Teleflex (2006) дает указания относительно того, что является «очевидным».

Историческое развитие [ править ]

В конституции требование неочевидности установлено в статье 1, разделе 8, пункте 8 : «Конгресс имеет право… содействовать прогрессу науки… путем обеспечения на ограниченное время… изобретателям исключительного права на их… Открытия ». Выражение « продвигать прогресс науки» определяет цель патентной системы, которая заключается в поощрении частных инвестиций в фундаментальные научные исследования, а не в предоставлении монополии на то, что взято из общественного достояния (или на то, что ограничивает возможности выполнения исследования, например инструменты исследования, не подлежат патентованию). Требование « Прогресс науки» конституционно подтверждает прагматический подход к неочевидности, описанный ниже. СловоОткрытия устанавливают уровень, до которого должен подняться вклад в прогресс науки, чтобы заслужить временную монополию. [22]

1790-1850: первые дни [ править ]

Первый патент статут , принятый Конгрессом в 1790 году требуется патентоспособные изобретения или открытия , чтобы быть «достаточно полезными и важными». Можно интерпретировать важное как важное для прогресса науки, поскольку важность для экономики констатируется полезным . [ необходимая цитата ] В следующем Законе о патентах 1793 года не было важной формулировки, но было сказано, что «простое изменение формы или пропорций любой машины или состава материи в какой-либо степени не должно считаться открытием». (Это утверждение фактически заимствовано из Закона о патентах Франции 1791 г. ). Это отозвалось эхом вПисьмо Томаса Джефферсона 1814 года, объясняющее, что изменение материала, например, с чугуна на кованое, было недостаточным для патентоспособности. [23]

Сложность формулирования условий патентоспособности усугублялась общностью конституционного гранта и законодательных актов, реализующих его, а также лежащей в основе политики патентной системы, согласно которой «вещи, стоящие для общества затруднительно, связанные с эксклюзивным патентом», поскольку Джефферсон, по словам Джефферсона, должен перевесить ограничительный эффект ограниченной патентной монополии. В Законе о патентах 1836 года не было формулировки «просто меняющиеся», а вместо этого говорилось, что Уполномоченный по патентам уполномочен выдавать патент на любое «достаточно используемое и важное» изобретение или открытие.

Верховный суд США впервые рассмотрел вопрос об изобретательности / неочевидности / открытии в 1822 году в деле Эванс против Итона (20 US 356 431), когда он одобрил толкование суда низшей инстанции, согласно которому патентоспособное улучшение должно включать изменение «принцип машины », а не «простое изменение формы или пропорций». В настоящее время такие вариации обычно трактуют как недостаток новизны, а не изобретательского уровня.

1851–1951: изо всех сил пытается найти практические критерии [ править ]

Вопрос о неочевидности вновь дошел до Верховного суда США в 1851 году в деле Хотчкисс против Гринвуда.. Вопрос заключался в том, заслуживает ли замена известных материалов дверных ручек, таких как металл или дерево, новым материалом - фарфором - патент. Суд пришел к выводу, что «усовершенствование - работа умелого механика, а не изобретателя», и признал патент недействительным. Такой подход предусматривает направление мысли, которое позже было сформулировано как подход PHOSITA (специалист в данной области техники) к анализу изобретательности. Несмотря на начало разработки подхода PHOSITA, Суд не предоставил практических средств для определения того, какая изобретательность заслуживает патента. Здесь стоит отметить, что Eaton и Hotchkiss, соответственно,проиллюстрировать существующую до сих пор тенденцию к утверждению соответствующего изобретательского уровня путем определения как того, что очевидно (отсутствует изобретательский уровень / открытие), так и того, что неочевидно (имеет изобретательский уровень / открытие).

В период с 1851 по 1951 год несколько новых дел, связанных с неочевидностью заявленного предмета патентов, дошли до Верховного суда. Одним из примечательных дел является дело Rubber-Tip Pencil Co. против Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874 г.), в котором Верховный суд признал недействительным патент на карандаш с резиновым колпачком-ластиком на основании теории, что все знают, что резина будет Прилепить к дереву, вставленному в отверстие в резине. В другом примечательном деле Sinclair & Carrol Co. против Interchemical Corp. (1945 г.) Верховный суд США постановил, что патент был «не продуктом долгих и трудных экспериментов», а что « прочитать список и выбрать известное соединение, отвечающее известным требованиям, не более изобретательно, чем выбрать последний кусок, который нужно вставить в последнее отверстие в головоломке с лобзиком ".

Однако в то время суды изо всех сил пытались найти как требуемые уровни изобретательности и очевидности, так и практически полезные критерии для измерения этих уровней. Одним из ярких примеров этой борьбы является дело Cuno Engineering против Automatic Devices Corp. в Верховном суде США в 1941 году , которое, как утверждается, установило доктрину « вспышка гениальности» как тест на патентоспособность изобретения: «новое устройство должно раскрыть вспышку. творческого гения, а не только навыка призвания ».

Считалось, что подход «Вспышка гения» сместил анализ изобретательности с важности и с PHOSITA на состояние ума изобретателя; это вызвало бурю негодования в сообществе патентного права, поскольку суды изо всех сил пытались найти альтернативные подходы. [24] Одним из ярких примеров этой борьбы является позиция судьи Дугласа в деле Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. [25] в 1950 году, где он высказал мнение, что для получения патента изобретение «должно служить конец науки - раздвинуть границы химии, физики и тому подобного »; в то время как двумя годами ранее в деле Funk Bros. Seed Co. против Kalo Inoculant Co. [26]он заявил, что открытие нового природного принципа не является патентоспособным само по себе, «каким бы изобретательным ни было открытие этого природного принципа».

Аналогичная проблема снова возникла в Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012 г.), где большинство голосов в Верховном суде США заявили: «Вывод состоит в том, что (1) недавно открытый закон природы сам по себе не подлежит патентованию и (2) применение этого недавно открытого закона также является обычно непатентоспособным, если приложение просто полагается на элементы, уже известные в данной области ". Однако стоит отметить, что это мнение остается весьма спорным; как заявил судья Стивен Брейер , это рискует сделать «все изобретения непатентоспособными, потому что все изобретения могут быть сведены к основополагающим принципам природы, которые, будучи однажды известными, делают их реализацию очевидной». Майо, 132 S. Ct. в 1303–04

Эта позиция подняла вопросы о необходимости установления границ патентоспособной области не только с помощью обычных усовершенствований, но также и с крупными достижениями в науке, т. Е. Созданием слишком большой монополии, которая может скорее препятствовать, чем способствовать прогрессу науки. В настоящее время последняя граница устанавливается посредством требования в отношении патентоспособного объекта (исследовательские инструменты, научные теории и законы не подлежат патенту), в то время как вопрос о том, сколько изобретательности требуется для получения патента, должен быть определен через -требование очевидности. [ необходима цитата ]

Тенденция, которая начала развиваться примерно в 1950 году (и доминирует сегодня), заключалась в том, чтобы требовать раскрытия элемента открытия, одновременно предоставляя патентную монополию только на одно или несколько «конкретных приложений [естественных] законов», которые первооткрыватель придумал до самое первое раскрытие становится опубликованным. Ожидается, что двойственность между требованием неочевидности и чрезмерно широким объемом требований получит дальнейшее развитие в Верховном суде США со временем.

Решение Верховного суда США по делу Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году часто считается высшей точкой прагматического подхода, поскольку суд отменил (после утверждений в двух нижестоящих судах) выдачу патента коммерчески успешное, но очень простое механическое устройство как просто «гаджет». Основываясь на своем решении, комбинация, «которая объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций» является непатентоспособной, потому что такой патент «очевидно отводит то, что уже известно, в область его монополии и уменьшает ... ресурсы, доступные для. умелые мужчины ". [27] Другой пример недостаточной изобретательности того времени можно найти в In re Aller (CCPA, 1955) [28]«Не является изобретательным обнаруживать оптимальные или работоспособные диапазоны с помощью рутинных экспериментов». Это ограничение, однако, было снято позже в тех случаях, когда «параметр должен быть признан как эффективная в результате переменная перед определением стандартного экспериментирования». [29]

В качестве практического теста для использования прагматического подхода судами низшей инстанции Верховный суд предложил «необычные или неожиданные последствия» сочетания старых элементов: «[Только] когда целое каким-либо образом превышает сумму своих частей, является скопление старых устройств, подлежащих патентованию ». Хотя время подтвердило прагматический подход (способствует ли патент прогрессу науки или отнимает ли он от общественного достояния), критерий «необычных или неожиданных последствий» на практике оказался слишком неоднозначным и завышенным. С другой стороны, критерий «против» для комбинации, которая «объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций», с тех пор используется на практике. [ необходима цитата ]

Другим важным делом этого периода является Graver Tank & Manufacturing Co. против Linde Air Products Co., в котором обоснована линия мысли [30], согласно которой изобретатель не заявлял в выданном патенте, а является очевидным вариантом того, что было заявлено. следует рассматривать как покрытые претензиями, изложенными в Доктрине эквивалентов .

Однако ни прагматический подход, ни критерий «необычных или неожиданных последствий» не получили дальнейшего развития в то время, потому что в 1952 году Конгресс принял другой подход к определению неочевидности, основанный на субъективном факторе, аналогичном изобретательскому (названному PHOSITA, т.е. человек, обладающий обычными навыками в искусстве) в состоянии ума.

1952–1964: PHOSITA [ править ]

Чтобы уменьшить влияние неочевидности на патентоспособность, устранить проблеск гениальности и предоставить более справедливый и практичный способ определения того, заслуживает ли раскрытие изобретения патентной монополии, Конгресс взял этот вопрос в свои руки. и вступил в силу Закон о патентах 1952 г. 35 USC Раздел § 103 гласит:

Патент не может быть получен, хотя изобретение не раскрыто или описано идентично, как изложено в разделе 102 (Требование новизны) этого заголовка, если различия между предметом запатентования и предшествующим уровнем техники таковы, что предмет в целом, в то время, когда изобретение было сделано, было бы очевидно для специалиста с обычными навыками в данной области, к которой относится указанный предмет. Патентоспособность не может быть отменена способом создания изобретения.

Последнее предложение о манере было добавлено для того, чтобы подавить проблеск гениальности . [31]

Патентный закон 1952 г. добавил 35 USC § 103, который эффективно кодифицировал неочевидность как требование, демонстрирующее, что идея подходит для патентной защиты. Раздел по существу требует сравнения предмета патента, запатентованного, и предшествующего уровня техники, чтобы определить, был ли предмет патента в целом очевиден во время изобретения для Лица, имеющего обычные искусство в искусстве, известное как PHOSITA. (Подобные критерии были приняты и в настоящее время используются во многих других странах.) Кларк считал, что Конгресс, принимая Закон, намеревался кодифицировать и прояснить общее право, касающееся Закона о патентах, сделав явным требование неочевидности. Однако этот тест оказался неоднозначным и мало помог на практике, поскольку PHOSITA не существует.

1964–1984: трилогия Адамса и факторы Грэма [ править ]

Вскоре Верховный суд дал более практическое толкование Закона о патентах 1952 года. Он последовал подходу, начатому в Great Atlantic, с правилом отклонения для комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций», и вскоре добавил правила принятия. . Это было сделано, и теперь это называется «трилогией Адамса»: Кальмар против Кук Кемикал (1964), [9] Грэм против Джон Дир Ко (1966) и Соединенные Штаты против Адамса (1966).

В . Graham против John Deere Co. , [32] Суд постановил , что § 103 требуется определение следующих вопросов факта , чтобы решить вопрос о очевидности:

  1. объем и содержание известного уровня техники;
  2. уровень обычных навыков в данной области;
  3. отличия заявленного изобретения от известного уровня техники.

Кроме того, Суд упомянул «второстепенные соображения», которые в соответствующих случаях могут служить доказательством неочевидности. Они (вместе с правилом отклонения Great A.&P. Tea для комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций») составляют практически полезный подход к определению того, какое заявленное изобретение неочевидно. и их обычно называют «факторами Грэма». Последние после нескольких пересмотров нижестоящими судами выглядят в современном виде следующим образом:

  1. коммерческий успех благодаря изобретательскому аспекту устройства;
  2. давно ощущаемые, но нерешенные потребности; и
  3. постоянные неудачи других (для того, чтобы такие доказательства свидетельствовали об очевидности / неочевидности, необходимо продемонстрировать, что заявленное изобретение решает конкретную проблему и что предыдущие безуспешные попытки решить ту же самую проблему были предприняты квалифицированными специалистами, оснащенными информированное знание проблемы и с инструментами предшествующего уровня техники, необходимыми для ее решения.) [33]

Последующее развитие прецедентного права подчеркнуло, что факторы Грэма и другие второстепенные соображения не могут преодолеть веские доказательства очевидности prima facie .

На практике эти (и другие добавленные позже) второстепенные соображения стали наиболее полезными критериями неочевидности: «Действительно, свидетельства второстепенных соображений часто могут быть наиболее доказательными и убедительными доказательствами в протоколе. быть очевидным в свете предшествующего уровня техники не было ». [34]

Дело США против Адамса (1966 г.) - особенно примечательное дело, когда один-единственный изобретатель, работавший в своем гараже над первичной батареей Mg / CuCl / Cu, выиграл дело о нарушении патентных прав против правительства США в Верховном суде, основанное, главным образом, нафакторах Грэма. (например, повторные неудачи других). В трилогии о неочевидности Верховный суд далее развил положительный вторичный фактор неочевидности в дополнение к факторам Грэма в качестве отрицательных вторичных соображений, но отметил, что вторичные факторы не могут преодолеть сильные доказательства очевидности prima facie . В отличие от дела США против Адамса, где Суд признал, что когда патент заявляет о структуре, уже известной в уровне техники, которая изменена простой заменой одного элемента на другой, известный в данной области, комбинация должна делать больше, чем давать предсказуемый результат, In Anderson's-Black Rock, Inc. против Pavement Salvage Co. (1969), два ранее существовавших элемента в комбинации сделали не больше, чем они могли бы выполнить в отдельной последовательной операции. Аналогичным образом в деле Сакраида против Ag Pro Inc.(1976) единогласно Верховный суд США счел заявленное изобретение (система смыва водой для удаления коровьего навоза с пола молочного коровника) очевидным, поскольку оно «просто упорядочивает старые элементы без« выполнения новой или другой функции », хотя» несомненно, вопрос большого удобства, получения желаемого результата более дешевым и быстрым способом и получения коммерческого успеха » [35]. Это важный прецедент, поскольку он полностью изменил первый фактор Грэма (коммерческий успех). Кроме того, в деле Dann v. Джонстон(1976) Верховный суд предупредил, что «простое существование различий между предшествующим уровнем техники и изобретением не доказывает неочевидность изобретения. Разрыв между предшествующим уровнем техники и системой ответчика просто не настолько велик, чтобы сделать систему неочевидной для одного человека. достаточно квалифицированный в данной области ". [36]

В течение этого периода другие суды также рассмотрели дополнительные второстепенные соображения (в порядке важности в соответствии с судьей Лирнед Хэнд : [37]

1) давно ощущаемая потребность в решении реальной проблемы, которая была признана в уровне техники или в отрасли. [38]

2) неспособность других решить ту же проблему (при наличии тех же знаний)

3) значительные усилия и дороговизна разработки изобретения. [39]

4) скептицизм или неверие в изобретение как показатель неочевидности. [40]

5) копирование, похвала, неожиданные результаты и признание в отрасли как индикаторы неочевидности. [41]

6) копирование как показатель неочевидности [42]

7) коммерческий успех. [43]

8) неожиданные преимущества. [44]

Наличие нескольких благоприятных соображений усиливает аргументы в пользу неочевидности. [ необходима цитата ]

Другим важным результатом Грэма было решение, что неочевидность патентной заявки - это вопрос закона, а не вопрос факта, то есть это должно решаться судьей, а не присяжными. Тем не менее, Суд прокомментировал, что «условие статьи 103 (очевидность)» поддается нескольким базовым фактическим исследованиям ». Это было резкое изменение 150-летней истории прецедентов, когда вопросы действительности патента рассматривались как вопросы факта. Неочевидность в патенте Закон: вопрос закона или факта ?, 18 Wm. & Mary L. Rev.612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Тем не менее, язык Грэма оставил двусмысленность "имел ли Суд в виду указать, что очевидность является фактическим заключением, сделанным на основе результатов доказательств, или юридическим заключением, основанным на фактических исследованиях ".Неочевидность в патентном праве: вопрос закона или факта ?, 18 Wm. И Мэри Л. Rev.612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7. Впоследствии суды низшей инстанции прояснили этот вопрос: хотя определения, касающиеся объема и содержания предыдущего искусства, различия между предшествующим уровнем техники и запатентованным объектом, а также уровень квалификации в соответствующей области являются фактическими по своей природе (и оставлены на усмотрение присяжных), окончательный вывод очевидности является одним из правовых (решение судьи). Таким образом, вывод о очевидности в соответствии с разделом 103 представляет собой вывод о том, что группа лиц была способна добиться того же улучшения известного уровня техники, что и патентообладатель.

1984–2006: Тест на обучение-внушение-мотивацию [ править ]

В то же время недавно созданный Апелляционный суд Соединенных Штатов для Федерального округа , который должен был установить единое прецедентное право для апелляций в отношении действительности патента, начал полностью отвергать «необычный и неожиданный подход» и ввел «учение, предложение и мотивация »(TSM) в ACS Hosp. Sys. (1984) . [45] Тест позволял отклонить патент по причине очевидности только в том случае, если фактическое учение, предложение или мотивация из предшествующего уровня техники показывают правомерность запатентованной комбинации.

Далее, очевидным можно считать сочетание ранее известных элементов. Поскольку Федеральный окружной утверждал в Winner Int'l Royalty Corp. против. Ван , [46] должно быть предложение или обучение в известном уровне техники , чтобы объединить элементы , показанные в предшествующем уровне техники для того , чтобы найти патент очевидно. Таким образом, в целом, по утверждению Федерального округа, критический вопрос заключается в том, есть ли что-то в предшествующем уровне техники, указывающее на желательность и, следовательно, на очевидный характер комбинации ранее известных элементов.

Это требование обычно называется тестом «обучение-внушение-мотивация» (TSM) и, как говорят, служит для предотвращения предвзятости, связанной с задним числом . [47] Поскольку почти все изобретения представляют собой некоторую комбинацию известных элементов, тест TSM требует, чтобы патентный эксперт (или обвиняемый нарушитель) продемонстрировал наличие некоторого предложения или мотивации для объединения известных элементов для формирования заявленного изобретения. Некоторые критики [ кто? ] теста TSM заявили, что тест требует доказательств явного обучения или предложения внести конкретную модификацию в известный уровень техники, но федеральный округ ясно дал понять, что мотивация может быть неявной и может быть предоставлена, например, преимущество в результате модификации. [цитата необходима ]Другими словами, явное указание или предложение о внесении определенной модификации из предшествующего уровня техники достаточно, но не требуется для установления очевидности. [ необходима цитата ]

Тест TSM на самом деле больше похож на требование новизны, чем на неочевидность. Несмотря на немедленный и массовый резонанс в техническом и юридическом сообществе, критикующим TSM как слишком низкий, Конгресс не предпринял никаких действий для отмены стандарта TSM. [ необходима цитата ] Тем не менее, его применение было уточнено Верховным судом США в деле KSR v. Teleflex (2007).

2006 г. по настоящее время: период после КСР [ править ]

По состоянию на 2016 год, руководящие принципы для установления очевидности дела prima facie, принятые ВПТЗ США на основании решения KSR v Teleflex , следующие:

  1. Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными методами для получения предсказуемых результатов;
  2. Простая замена одного известного элемента на другой для получения предсказуемых результатов;
  3. Использование известной техники для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом;
  4. Применение известного метода к известному устройству (методу или продукту), готовому к усовершенствованию, для получения предсказуемых результатов;
  5. «Очевидно, что нужно попробовать» - выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха;
  6. Известная работа в одной области может побудить к ее вариациям для использования либо в той же самой области, либо в другой, основанной на дизайнерских стимулах или других рыночных силах, если вариации предсказуемы для среднего специалиста в данной области;
  7. Некоторое учение, предложение или мотивация в предшествующем уровне техники, которые побудили бы специалиста с обычной квалификацией изменить ссылку на предшествующий уровень техники или объединить ссылки на предшествующий уровень техники, чтобы прийти к заявленному изобретению. [48]

Решение KSR подверглось критике за то, что оно, по-видимому, заменило требование неочевидности требованием непредсказуемости, что затруднило получение патентов в области предсказуемости и создало противоречие с некоторыми факторами Грэма, такими как «неудачи». другие ". [49]

На руководящие принципы Грэма и KSR Закон об изобретениях Америки не повлиял , несмотря на изменение общего правила 35 USC §103, которое определяет требование неочевидности, вступившее в силу 16 марта 2013 г .:

СТАРЫЙ

Патент не может быть получен, хотя изобретение не раскрывается или не описывается идентично, как указано в разделе 102 настоящего заголовка, если различия между предметом запатентования и предшествующим уровнем техники таковы, что ПРЕДМЕТ В целом будет были ОЧЕРЕДНЫ В ВРЕМЯ, ЧТО ИЗОБРЕТЕНИЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО для лица, имеющего обычные навыки в области, к которой относится указанный предмет.

НОВЫЙ

Патент на заявленное изобретение не может быть получен, несмотря на то, что заявленное изобретение не раскрыто идентично, как изложено в разделе 102, если различия между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники таковы, что ЗАЯВЛЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ в целом было бы очевидно, ДО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ лицу, имеющему обычные навыки в области, к которой относится указанный предмет.

См. Также [ править ]

  • Приоритетное право
  • Вопрос Криппса

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Бартон, Джон Х. (2003). «Неочевидность» . ИДЕЯ . 43 (3): 475–506. «Неочевидность» или, как известно в Европе, «изобретательский уровень» - одно из четырех традиционных (и широко принятых) требований для выдачи патента.
  2. ^ Бартон, Джон Х. (2003)
  3. ^ Kiklis (2014). Верховный суд по патентному праву . Интернет-издатели Aspen. С. 6–12. ISBN 9781454847748.
  4. ^ Бартон, Джон Х. (2003). «Неочевидность» . ИДЕЯ . 43 (3): 475–506. Только исследования, выходящие за рамки обычного проектирования и разработки продукта, должны быть вознаграждены патентом. Обычной модернизации должно быть недостаточно, поскольку нет необходимости в монополиях в качестве стимула для таких исследований.
  5. ^ а б Моджиби, Али (2010). "Эмпирическое исследование влияния KSR V. Teleflex на юридическую силу патентного права Федерального округа". Олбани Юридический журнал науки и технологий . 20 (3): 559–596.
  6. ^ Слияния и Даффи, ISBN 978-1-4224-8030-4 , стр. 624 
  7. ^ Слияния и Даффи, ISBN 978-1-4224-8030-4 , стр. 622 
  8. ^ https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html Глава III
  9. ^ Слияния и Даффи, ISBN 978-1-4224-8030-4 стр.671 
  10. ^ «Непатентоспособные лекарства и стандарты патентоспособности 87 Texas Law Review 2008-2009» . heinonline.org . Проверено 27 марта 2020 .
  11. ^ [1]
  12. ^ Роин, Бенджамин (2009). «Непатентоспособные препараты и стандарты патентоспособности». Обзор закона штата Техас . 87 (3): 504–570.
  13. ^ Журнал источников энергии 431 (2019) 239-249 DOI: 10.1016 / j.jpowsour.2019.05.035
  14. ^ EW Китч. Природа и функционирование патентной системы. 20 JL & Econ 265, 284 (1977)
  15. ^ "SANOFI-AVENTIS GMBH против GLENMARK PHARMACEUTICALS, 748 F. 3d 1354 - Апелляционный суд, Федеральный округ 2014 - Google Scholar" .
  16. ^ Инновации, наука и экономическое развитие Канада, Исследование стандарта неочевидности в патентном праве: Глава 3 Архивировано 26 января 2016 г. в Wayback Machine .
  17. ^ Грэм против John Deere Co. , 383 US 1, 18 (1966).
  18. ^ "Патентный закон (RSC, 1985, c. P-4)" . с.42.CS1 maint: location (link)
  19. ^ Виндсерфинг Интернэшнл Инк. Против Табур Марин (Великобритания) Лтд. , [1985] RPC 59 (Калифорния).
  20. ^ [2]
  21. ^ "Поццоли Spa v BDMO SA & Анор [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007)" .
  22. ^ Боксы, S. (2008). «Поддержание конституционности патентной системы». Ежеквартальный обзор конституционного права Гастингса, 35 (2): 221-262. www.hastingsconlawquarterly.org/archives/V35/I2/Chenette.pdf [3]
  23. ^ См. Graham v. John Deere Co. , 383 US 1, 10 n.3 (1966) («[A] изменение материала не должно давать права собственности на патент. Поскольку изготовление лемеха из литого, а не из кованого материала, железо; гребень из железа вместо рога или слоновой кости ... "
  24. ^ «Патентный закон - тест на изобретение« Вспышка гения »отклонен» . ДеПол Л. Преподобный . 5 (155): 146. 1955.
  25. ^ "GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CO. V. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. И др." . LII / Институт правовой информации .
  26. ^ "FUNK BROS. SEED CO. V. KALO INOCULANT CO" . LII / Институт правовой информации .
  27. ^ 340 США на 152-53; Даффи П. 671.
  28. ^ "Применение Aller, 220 F.2d 454 (ССР 1955)" . CaseText . Дата обращения 4 августа 2016 .
  29. In re Antonie - Федеральный округ, 1977.
  30. ^ http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cathu43&div=23&id=&page=
  31. ^ Беккет, Уильям В. "Судебное толкование Закона о патентах 1952 года" . Heinonline . Проверено 25 февраля +2016 .
  32. ^ 383 США 1 (1966).
  33. ^ см. Джонс против Харди
  34. ^ В Stratoflex, Inc. против Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Федеральный округ, 1983)
  35. ^ "425 США на 282". Отсутствует или пусто |url=( справка )
  36. ^ см. Данн против Джонстона
  37. ^ Патентное право и политика: случаи и материалы *** 4-е издание, Роберт Патрик Мергес и Джон Фицджеральд Даффи. (2007 LexisNexis)
  38. ^ Railroad Dynamics, Inc. против A. Stucki Co., в Edoco (1970)
  39. ^ В Panduit (Fed. Circ. 1985), Hardinge Bros. v Марр Oil Head Маха. Corp. (7-й округ 1928 г.), Bethlehem Steel (CCDNJ 1909), Eli Lilly & Co. v Generix Drug Sales (5-й округ, 1972), США v Ciba-Geigy Corp. (DNJ 1981)
  40. ^ In Environmental Designs, Ltd. против Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 697-98, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983)
  41. В деле Allen Archery, Inc. против Browning Mfg. Co., 819 F.2d 1087, 1092, 2 USPQ2d 1490, 1493 (Fed. Cir.1987)
  42. ^ В деле Diversitech Corp. против Century Steps, Inc., 850 F.2d 675, 679, 7 USPQ2d 1315, 1319 (Fed. Cir. 1988) и Panduit Corp. против Dennison Manufacturing Co. (1985) (однако, просто копирование без привязки к представлению копировального аппарата заявленного изобретения или заявленных признаков изобретения не свидетельствует о неочевидности)
  43. ^ В Edoco (1970)
  44. ^ In Hybritech, Inc. v Monoclonal Antibodies, Inc. (FC 1986).
  45. ^ ACS Hosp. Sys., Inc. против Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 1577 (Федеральный округ, 1984)
  46. ^ 202 F.3d. 1340, 1348 (Федеральный округ, 2000 г.).
  47. ^ См. In re Kahn , [ необходимая цитата ] (Fed. Cir. 2006).
  48. ^ «2143-Примеры основных требований первичного случая очевидности» . Ведомство США по патентам и товарным знакам . Проверено 27 июля 2016 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  49. ^ Кристофер А. Котропиа , Предсказуемость и неочевидность в патентном праве после KSR, 20 MICH. ТЕЛЕКОММ. & ТЕХ. L. REV. 391 (2014).

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Тран, Джаспер (2014-15). «Время имеет значение: возраст предшествующего уровня техники делает вывод о патентной неочевидности». Gonzaga Law Review . 50 : 189. SSRN  2562948 .
  • Г. Кнеш, Оценка изобретательского уровня в процессе экспертизы и возражения в ЕПВ , epi Information 3/1994, стр. 95–101.

Внешние ссылки [ править ]

  • Европейская патентная конвенция
    • Статья 52 ЕПК.
    • Статья 56 ЕПК.
    • Руководство по экспертизе в ЕПВ , раздел g - vii («Изобретательский уровень»)
    • Мог-бы подойти
      • Руководство по экспертизе в ЕПВ , раздел g - vii , 5.3 («Возможный подход») и решение Технического апелляционного совета T2 / 83 от 15 марта 1984 г.