Корпорация Netscape Communications против Конрада , 295 F.3d 1315 (Федеральный округ, 2002 г.), [1] было решением Апелляционного суда Соединенных Штатов по Федеральному округу . Он подтвердил, что публичное использование или коммерциализация изобретения более чем за год до даты подачи заявки будет стоить изобретателю его патентных прав (см. Также 35 USC § 100-105 ). В данном случае изобретателем был Аллан М. Конрад, сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, который разработал и реализовал метод доступа и поиска объектов данных, хранящихся на удаленном компьютере (патенты США 5 544 320; [2] 5696 901; [3] 5 974 444 [4]). ]). Netscape обратилась к Конраду с требованием признать его патенты недействительными в окружном суде США сразу после того, как Конрад подал иск о нарушении патентных прав против клиентов Netscape. Окружной суд пришел к выводу, что патенты Конрада были недействительны, потому что они не соответствовали критериям приемлемости для публичного использования и продажи, изложенным в статье 35 USC § 102b . В частности, районный суд установил, что Конрад (1) поместил свое изобретение в общественное достояние , продемонстрировав его другим без соглашения о конфиденциальности, и (2) пытался продать его другим юридическим лицам, причем оба более чем за год до того, как он подал патент. Апелляционный суд при рассмотрении дела подтвердил решение районного суда по тем же причинам.
Корпорация Netscape Communications против Конрада | |
---|---|
Суд | Апелляционный суд США по федеральному округу |
Полное название дела | Netscape Communications Corporation, Microsoft Corporation и America Online, Inc. против Конрада |
Решил | 9 июля 2002 г. |
Цитата (и) | 295 F.3d 1315 ; 63 USPQ2d 1580 |
История болезни | |
Предшествующая история | Решение для истца, Netscape Communications Corp. против Конрада , № 00-20789 ( ND Cal. 2 апреля 2001 г.) (признание патентов США № 5 544 320, 5 696 901 и 5 974 444 недействительными для публичного использования и коммерциализации до истечения срока действия закона) |
Последующая история | В повторном слушании отказано, 2 августа 2002 г. |
Держа | |
Патенты Конрада не подлежат патентной защите в Соединенных Штатах, потому что они были публично использованы и коммерциализированы более чем за год до даты подачи заявки на патент. | |
Членство в суде | |
Судья (а) сидит | Холдейн Роберт Майер , Полин Ньюман , Шэрон Прост |
Применяемые законы | |
35 Свода законов США, § 102 | |
Ключевые слова | |
В продаже бар , Патент |
Задний план
Алан М. Конрад владеет патентами США 5 544 320; [2] 5 696 901; [3] 5 974 444; [4] все, что касается системы доступа и поиска в базе данных, находящейся на удаленном компьютере. 8 февраля 2000 года Конрад подал иск о нарушении патентных прав в Окружной суд США Восточного округа Техаса против 39 клиентов Netscape Communications Corp. , включая Microsoft Corp. и America Online, Inc. Netscape, действующих в интересах в своих отношениях с клиентами обратились в Окружной суд США Северного округа Калифорнии с просьбой признать недействительными патенты Конрада посредством декларативного решения . Netscape утверждала, что система Конрада была в открытом доступе и поступила в продажу до 8 января 1992 года - ровно за год до того, как он подал первый патент на это изобретение. Согласно 35 USC § 102b , патент действителен, если «изобретение не было запатентовано или описано в печатной публикации в этой или другой стране, или в общественном использовании или в продаже в этой стране, более чем за год до даты заявка на патент в США ". Netscape преобладала в своем аргументе; 18 июня 2001 г. окружной суд признал патент недействительным. Затем Конрад обжаловал это решение в Апелляционном суде Федерального округа США .
Факты
Конрад начал свою работу в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL) в 1977 году. 8 сентября 1990 года Конрад протестировал метод поиска в базе данных, находящейся на удаленном компьютере. Вскоре после этого Конрад сообщил о своем изобретении в патентное бюро LBNL (октябрь 1990 г.) [1], но подал заявку на первый из своих трех патентов только 8 января 1993 г., таким образом установив запрет на 8 января 1992 г. (т. Е. За год до этого). дата для публичного использования и продажи согласно 35 USC § 102b . В период между первой успешным испытанием и баром датой, Konrad продемонстрировал свое изобретение Калифорнийского университета вычислительный персонала без необходимости их выполнения соглашения о конфиденциальности , [1] и предложил адаптировать свое изобретение для использования в сверхпроводящей супер Collider лаборатории университета исследований ассоциации и Стэнфордский центр линейных ускорителей в обмен на деньги. [1]
вопросы
В своей апелляции Конрад утверждал, что районный суд ошибся, заключив, что его патенты недействительны. В частности, он утверждал, что он не публично использовал и не пытался продать свои патенты до критической даты, как того требует 35 USC § 102b . К правовому прецеденту набора в Petrolite Corp. против. Baker Hugher, Inc. , [5] изобретение было открыто использовано , если он был использован «лицо, кроме изобретателя , который находится под каким - либо ограничениями, ограничения или обязательства секретности в изобретатель ». По юридическому прецеденту в группе One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc. , [6] изобретение было предложено для продажи , если «он поднимается до уровня коммерческого предложения для продажи, одна на котором другая сторона может сделать в договор, имеющий обязательную силу, путем простого принятия ". Кроме того, продажа должна осуществляться между двумя отдельными юридическими лицами на In re Caveney . [7]
Общественное использование
Аргумент Конрада
Конрад признался, что демонстрировал свое изобретение до критической даты, не сообщая аудитории, что это конфиденциально. Тем не менее, Конрад утверждал, что эта демонстрация не соответствует критериям публичного использования по трем причинам. Во-первых, он утверждал, что, поскольку LBNL и демонстрационная аудитория финансировались Министерством энергетики США , раскрытие изобретения, которое он сделал патентному ведомству LBNL перед демонстрацией, позволяло неявно предполагать конфиденциальность. Во-вторых, он утверждал, что демонстрация была экспериментом и, следовательно, не может считаться публичным использованием в соответствии с юридическим прецедентом, установленным в деле Baxter v. Cobe . [8] Наконец, он утверждал, что не раскрыл всех ограничений своего изобретения.
Решение суда
Апелляционный суд отклонил все три аргумента Конрада. Во-первых, суд отметил, что даже несмотря на то, что Конрад раскрыл свое изобретение LBNL, общий источник финансирования недостаточен для сохранения конфиденциальности. В частности, контракт между LBNL и Министерством энергетики США требует, чтобы LBNL «обеспечивала защиту государственной собственности» [1], «защищала данные с ограниченным доступом» [1] и «предоставляла письменное раскрытие информации» [1], но говорит ничего о конфиденциальности проектов, финансируемых Министерством энергетики США. [1]
Во-вторых, суд пришел к выводу, что демонстрация Конрада не может считаться экспериментом, поскольку он не предоставил «объективных доказательств в поддержку экспериментального использования». [1] А именно, Конрад не мог «вести записи испытаний» [1] и, в некоторых случаях, не полностью контролировал свое изобретение - он позволял людям опробовать его, не наблюдая за ними. [1] Фактически, суд использовал собственные показания Конрада о том, что цель демонстрации «заключалась в том, чтобы убедить людей, что ... существует жизнеспособный проект» [1], чтобы сделать вывод о том, что его намерением было получить поддержку, а не экспериментировать. [1]
Наконец, суд пришел к выводу, что, хотя Конрад, возможно, не раскрыл всех ограничений, разница между тем, что было обнаружено, и реальным изобретением была бы очевидна для человека с разумными техническими навыками. Суд утверждал, что это было подтверждено судебным прецедентом Lough v. Brunswick Corp. [9]. Здесь суд использовал собственные показания Конрада о том, что первоначальный клиент, использованный в настоящем изобретении, «очень похож на, если не то же самое, что и значки программ, созданные для быстрого запуска программы », [1] и, следовательно, могут быть легко получены из демонстрации, в которой была выполнена инициализация через терминал. [1]
В продаже бар
Аргумент Конрада
Конрад признался, что предлагал адаптировать свое изобретение для использования в Лаборатории сверхпроводящих суперколлайдеров Ассоциации университетских исследований и в Стэнфордском центре линейных ускорителей в обмен на компенсацию. Однако Конрад утверждал, что это не была продажа, потому что эти лаборатории, как и его работодатель LBNL, финансировались Министерством энергетики и, следовательно, являются одним и тем же юридическим лицом. Тогда прецедента , созданного в Ке Caveney , [7] , он утверждал, что предложение не является продажей, а просто «бухгалтерский учет инструмент , используемый для отслеживания передачи научных фондов между двумя Департамента энергетики лаборатории.» [1]
Решение суда
Апелляционный суд отклонил довод Конрада. Правовой прецедент требует, чтобы в случае, когда продавец и покупатель финансируются одним и тем же лицом, наличие продажи зависело от того, может ли финансирующее агентство запретить публичное раскрытие информации. [10] В этом деле, однако, суд пришел к выводу, что Министерство энергетики не осуществляет достаточный контроль над лабораториями, чтобы предотвратить утечку изобретения среди публики: «Все указывает на то, что Министерство энергетики финансировало определенные проекты в Лоуренсе Беркли. Лаборатория , Лаборатория сверхпроводящего суперколлайдера и Стэнфордский центр линейных ускорителей , но никогда не осуществляли над ними такой контроль, чтобы визуализировать все части одного и того же объекта ». [1]
Влияние
Отдельные сущности
Применение планки продажи требует, чтобы покупатель и продавец были «отдельными лицами». [7] Однако до этого дела суды считали, что представляют собой отдельные юридические лица, очень расплывчато. [11] Фактически, суды традиционно использовали тест «совокупности обстоятельств» [12] ( тест, в котором изучаются все факты), чтобы определить, действительно ли покупатель и продавец являются отдельными лицами. Основное влияние этого дела заключалось в том, что он прояснил, что значит быть отдельными объектами. [11] В частности, апелляционный суд Netscape сформулировал тест, чтобы определить, действительно ли покупатель и продавец являются двумя отдельными лицами, следующим образом: [1]
Если, как в этом случае, обе стороны предполагаемого коммерческого предложения о продаже получают средства на исследования от одной и той же организации, может быть сложнее определить, пытается ли изобретатель коммерциализировать свое изобретение. Соответственно, в таких случаях наличие запрета зависит от того, контролирует ли продавец покупателя таким образом, чтобы изобретение оставалось вне контроля общественности.
Несмотря на разъяснения, тест по-прежнему требует основанного на фактах анализа степени, в которой одна организация «контролирует» другую. [11] В Netscape тот факт, что Министерство энергетики не требует от национальных лабораторий соглашения о конфиденциальности (по крайней мере, в отношении нефинансируемых проектов), было сочтено неконтролируемым. [1]
Рекомендации
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Netscape Communications Corp. против Конрада , 295 F.3d 1315 (Федеральный округ, 2002 г.).
- ^ a b 5 544 320 долларов США
- ^ a b 5 696 901 США
- ^ a b 5 974 444 США
- ^ Petrolite Corp. v. Baker Hughes Inc. , 96 F.3d 1423 , 1425 (Fed. Cir. 1996).
- ^ Group One, Ltd. против Hallmark Cards, Inc. , 254 F.3d 1041 , 1048 (Fed. Cir. 2001).
- ^ a b c In re Caveney , 761 F.2d 671 , 676 (Fed. Cir. 1985).
- ^ Baxter Int'l, Inc. v. СоЬе Labs., Inc. , 88 F.3d 1054 , 1059 (Fed. Cir. 1996).
- ^ Лох против Brunswick Corp. , 86 F.3d 1113 , 1122 n.5 (Fed. Cir. 1996).
- ^ Ferrag v. Quipp, Inc. , 45 F.3d 1562 , 1567 (Fed. Cir. 1995).
- ^ a b c Коммерческое предложение бара On-Sale после Pfaff. Судебный иск IP. Сентябрь 2002 г.
- ↑ Sinskey v. Pharmacia Ophthalmics Inc. , 982 F, 2d 494 , 498 (Федеральный округ, 1992 г.).
Внешние ссылки
- Текст дела Netscape Communications Corp. v. Konrad , 295 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2002) доступен по адресу : CourtListener Google Scholar Justia