Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.
Печать Апелляционного суда США по федеральному округу.svg
СудАпелляционный суд Федерального округа США
Полное название делаLens.com, Inc., апеллянт, v. 1-800 Contacts, Inc., апеллянт.
Приняли решение3 августа 2012 г.
Цитата (и)686 F.3d 1376
История болезни
Предварительные действия92 049 925 ( USPTO (2011))
Держа
Торговый знак, предоставленный в связи с «компьютерным программным обеспечением», может считаться аннулированным, если зарегистрированный владелец просто использует компьютерное программное обеспечение способом, который является «побочным» для его розничных продаж других товаров. Компьютерное программное обеспечение, используемое таким образом, не может рассматриваться как «товар», который «продается или транспортируется в коммерческих целях» для целей 15 USC § 1127.
Членство в суде
Судья сидитПолин Ньюман , Ричард Линн , Кимберли Энн Мур
Мнения по делу
БольшинствоЛинн, к которой присоединился единогласный суд
Применяемые законы
15 USC  § 1064 , 15 USC  § 1127 ( Закон Лэнхэма )

Lens.com, Inc. против 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012), - это решение Апелляционного суда Соединенных Штатов для Федерального округа, который постановил, что когда программное обеспечение просто действует как «канал» для предоставления услуг через Интернет и не имеет самостоятельной ценности как таковой , он не является «товаром», который «продается или транспортируется в коммерческих целях» с целью установления того, является ли товарным знаком для » компьютерное программное обеспечение "было" заброшено "в соответствии с 15 USC  § 1064 и 15 USC § 1127 (соответствующие разделы федерального закона Лэнхэма ).[1]

Дело было важным, поскольку оно разъясняло точку зрения Федерального округа на требование «использования в коммерческих целях» для товарных знаков, когда использовалось нетрадиционное использование товарного знака. Это имело значение для владельцев товарных знаков, которые владели интеллектуальной собственностью, связанной с «компьютерным программным обеспечением», и продавали товары через Интернет. Это также коснулось владельцев товарных знаков, которые использовали свои знаки нетрадиционным образом [2], или тех, чьи знаки были ненадлежащим образом описаны в заявке на товарный знак. [3]

Предыстория дела [ править ]

Обе стороны были конкурирующими розничными продавцами контактных линз и сопутствующих товаров. В 2001 году Lens.com предприняла попытку зарегистрировать товарный знак LENS в связи с « услугами розничных магазинов, предлагающих товары для контактных очков через глобальную компьютерную сеть». [1] Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) отклонило заявку, сославшись на предыдущую регистрацию того же товарного знака другой компанией в связи с « компьютерным программным обеспечением, содержащим программы, используемые для электронного заказа контактных линз в области офтальмологии , оптометрии. и оптика ". [1]Lens.com в конечном итоге переуступила этот зарегистрированный ранее товарный знак другой компанией в рамках урегулирования судебного процесса. Однако Lens.com не приступил к регистрации товарного знака LENS в связи с услугами розничного магазина, как это было ранее. Он продолжал продавать контактные линзы потребителям через свой веб-сайт.

В 2008 году апеллянт / истец 1-800 Контакты подали заявку в Совет по рассмотрению и апелляции товарных знаков (TTAB) об отмене товарного знака LENS , утверждая, среди прочего, что истец / ответчик Lens.com отказался от товарного знака, потому что он никогда не продают или занимаются торговлей « компьютерным программным обеспечением ». [1] В 2010 году TTAB согласился с этим, заявив, что программное обеспечение Lens.com «является лишь второстепенным для его розничной продажи контактных линз и не является« товаром в торговле », т. Е.« Запрошенным или приобретенным ». на рынке за [его] внутреннюю стоимость ». [4]

Предложение Lens.com о пересмотре своего решения было отклонено TTAB позже в 2010 году, и вскоре после этого ВПТЗ США аннулировало товарный знак. [5] Lens.com обжаловал решение об отмене в Федеральном окружном суде, который вынес свое решение 3 августа 2012 года.

Решение [ править ]

Суд вынес решение в пользу заявителя / истца, 1-800 Contacts, подтвердив решение нижестоящего TTAB.

Тот факт, что Lens.com не продавал программное обеспечение, в апелляции не оспаривался. Таким образом, согласно 15 USC § 1127 (1) (B), единственный способ, с помощью которого Lens.com мог доказать, что он использовал товарный знак и не отказался от него, - это доказать, что его программное обеспечение «перевозилось в коммерческих целях». Ссылаясь на данные об акционерах , 495 F.2d 1360, 1361 (CCPA 1974), Суд установил, что статья не может считаться таковой, если эта статья является «просто каналом, через который [заявитель] оказывает услуги». [1] Кроме того, он напомнил «устоявшийся» принцип из данных акционеров, согласно которому, когда предмет «не имеет независимой ценности, кроме услуг, такой предмет вряд ли будет независимым товаром в торговле». [1]

Несмотря на изобилие прецедентов в отношении «товаров в торговле», используемых в сочетании с услугами, Суд отметил отсутствие прецедента в контексте интернет-услуг по вопросу о том, является ли программное обеспечение таких поставщиков услуг «независимым товаром в торговле», и, следовательно, собственно, объект товарного знака сам по себе или «просто случайный» по отношению к услугам в Интернете, и, следовательно, нет. [1] Суд заявил, что дело Planetary Motion, Inc. против Techsplosion, Inc. , 261 F.3d 1188, 1194 (11th Cir. 2001), показало, что в некоторых случаях распространение программного обеспечения через Интернет моглоудовлетворить требование. Однако он постановил, что такое определение должно производиться на основе фактов в каждом конкретном случае. Суд также подтвердил, что применимый тест заключался в том, «является ли программное обеспечение: (1) просто каналом или необходимым инструментом, полезным только для получения услуг заявителя; (2) так неразрывно связано и связано с услугой, что не имеет жизнеспособного существования. отдельно от них; и (3) не продается отдельно от услуг и не имеет какой-либо независимой ценности ». [1]

Применяя эти принципы к рассматриваемому делу, Суд установил, что программное обеспечение Lens.com было «всего лишь каналом» для его услуг розничной торговли через Интернет и было «неразрывно связано» с ним. Суд не нашел «доказательств» того, что программное обеспечение имело «независимую ценность». [1] Это отличало Planetary Motion, потому что природа рассматриваемого программного обеспечения, веб- сайта электронной почты под названием "Coolmail", отличалась от любого "программного обеспечения", используемого Lens.com для продажи своих контактных линз через Интернет. В Planetary Motion потребители ассоциировали марку Coolmail с самим программным обеспечением, тогда как в случае Lens.com потребители ассоциировали марку LENS.со службой контактных линз, а не с программным обеспечением. Таким образом, он пришел к выводу, что товарный знак Lens.com не использовался «в коммерческих целях» в связи с программным обеспечением, тем самым подтверждая решение TTAB, приведенное ниже, об аннулировании товарного знака. [6]

Наконец, Суд не согласился со вторым аргументом Lens.com о том, что TTAB ошибочно полагался только на часть файла заявки Lens.com при принятии своего решения. Основываясь на приведенном ниже решении, Суд пришел к выводу, что TTAB должным образом рассмотрела все дело. [7]

Последующие события [ править ]

Пока это дело продолжалось, две стороны также были втянуты в другие судебные тяжбы по товарным знакам. Примерно через год после этого решения Апелляционный суд десятого округа разрешил еще один спор между 1-800 Contacts и Lens.com, на этот раз по поводу использования последним товарного знака своего конкурента в Google adwords как средства перенаправления клиентов на свою собственную. Веб-сайт. [8] Десятый округ постановил, что Lens.com не нарушал права на товарный знак, когда он покупал рекламу в поисковой сети, используя зарегистрированный на федеральном уровне 1-800 Contacts товарный знак 1800 CONTACTS в качестве ключевого слова.

В августе 2016 года Федеральная торговая комиссия подала административную жалобу на службу 1-800 Contacts, утверждая, среди прочего, что ее методы защиты прав на товарные знаки в поисковой рекламе необоснованно ограничивают конкуренцию в нарушение Закона о Федеральной торговой комиссии . Контактная информация 1-800 отрицает все правонарушения и должна предстать перед судьей Федеральной торговой комиссии по административным делам в апреле 2017 года [9].

См. Также [ править ]

  • 1-800 Контакты

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f g h i Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Федеральный округ, 2012 г.).
  2. ^ Гловер, Джерри (2012-08-16). «Федеральный округ разъясняет значение термина« использование в торговле »для товарных знаков» . Ливенс, Стрэнд и Гловер, ООО . Проверено 6 октября 2014 .
  3. ^ Амато, Юо-Фонг (2012-12-01). «Федеральный округ подтверждает отмену регистрации в случае неправильной идентификации товаров» . Гордон Рис Скалли Мансухани, ТОО . Проверено 26 октября 2014 .
  4. ^ Lens.com , см. Выше , стр. 3.
  5. ^ Там же .
  6. ^ Lens.com , выше , на 12.
  7. ^ Lens.com , выше , на 12-13.
  8. ^ 1-800 Contacts, Inc. против Lens.com, Inc. , 722 F.3d 1229 (10-е обращение 2013 г.).
  9. ^ Дэвид О. Кляйн и Джошуа Р. Вуэллер, Защита прав на товарные знаки и поисковая реклама в Интернете: регуляторный риск для владельцев брендов , IP Litigator, ноябрь / декабрь. 2016 г.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Мэтисон, Хиллари Кейн (2012-08-03). «Торговая марка отменена, поскольку программное обеспечение, используемое в качестве канала для предоставления услуг через Интернет, не является товаром для торговли» . Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP . Проверено 8 октября 2014 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Работы, связанные с 1-800 Contacts, Inc. против Lens.com, Inc. в Wikisource
  • Текст Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012) доступен по адресу : CourtListener Google Scholar Justia Leagle