Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из State Street Bank v. Signature Financial Group )
Перейти к навигации Перейти к поиску
US-CourtOfAppeals-FederalCircuit-Seal.svg
СудАпелляционный суд Федерального округа США
Полное название делаSTATE STREET BANK & TRUST CO., Истец-апеллянт, против SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., Ответчик-апеллянт
Решил23 июля 1998 г.
Цитата (и)149 F.3d 1368
История болезни
Предварительные действияВывод в пользу истца, 927 F. Supp. 502 , 38 USPQ2d 1530 ( D. Mass. 1996) (патент США № 5,193,056 признан недействительным из-за отсутствия предмета закона)
Держа
Заявление имеет право на защиту патентом в Соединенных Штатах, если оно связано с каким-либо практическим применением и дает полезный, конкретный и ощутимый результат.
Членство в суде
Судья сидитОкружные судьи Рич, Плагер и Брайсон
Мнения по делу
БольшинствоБогатый
Применяемые законы
35 Свода  законов США, § 101

State Street Bank and Trust Company против Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), также именуемой State Street или State Street Bank , было решениемАпелляционного суда Соединенных Штатовв 1998 году.для Федерального округаопатентоспособности методов ведения бизнеса.State Streetна время установил принцип, согласно которому заявленноеизобретениеимеет право на охрану патентом в Соединенных Штатах, если оно имеет какое-то практическое применение, и, по словаммненияState Street, «оно дает полезный, конкретный и ощутимый результат. . "

С решением 2008 Федеральных окружного В ре Билский , [1] , однако, полезные-бетонный ощутимый тест сводился. По мнению Федерального округа Билски , «запрос о« полезном, конкретном и осязаемом результате »неадекватен», и части решения State Street, основанные на этом запросе, больше не имеют силы в соответствии с патентным законодательством США. Верховный суд подтвердил решение Федерального округа в Билский v. Kappos . [2]

Фон [ править ]

9 марта 1993 г. компании Signature Financial Group, Inc. был выдан патент США 5 193 056 [3], озаглавленный «Система обработки данных для конфигурации Hub и Spoke Financial Services». «Спицами» были паевые инвестиционные фонды, которые объединяли свои активы в центральном «хабе». Когда это делается в связи с определенными ежедневными процедурами бухгалтерского учета в соответствии с правилами Службы внутренних доходов (IRS), прибыль передается акционерам для целей налогообложения без предварительного уплаты корпоративного подоходного налога, как это было бы в противном случае. [4] Процедуры настолько сложны, что они не могут быть выполнены в течение временного интервала, разрешенного правилами IRS, без использования запрограммированного цифрового компьютера. [5]

Было указано, что патентная заявка включает средства для выполнения шагов, которые являются требованиями, указанными в правилах Налоговой службы для уклонения от уплаты налогов [6] на партнерство. [7] На этой диаграмме показано, как формулировка патентной формулы соответствует налоговому законодательству и правилам США. Таким образом, патент фактически соответствует налоговому законодательству США.

Как элементы претензии в патенте соответствуют положениям налогового законодательства США, применимого к налоговым системам Hub & Spokes
ПатентЗакон о налоге
1. Система обработки данных для управления конфигурацией финансовых услуг портфеля, созданного как партнерство, каждый партнер является одним из множества фондов, включая:

(а) средства компьютерного процессора для обработки данных;

(b) средство хранения для хранения данных на носителе данных;

(c) первое средство для инициализации носителя данных;

[Эта часть пункта 1 формулы изобретения направлена ​​на установку компьютерной системы для обработки данных и получение доступа к источнику данных для хранения, которые будут обрабатываться на компьютере.]
[Эти положения IRC устанавливают основу для учета дохода партнерства, дающего право на сквозной режим. Выделенные курсивом термины относятся к последующим положениям и соответствующему формулировке формулы изобретения.]26 USC § 706 (d) (2) (A): [I] если в течение налогового года партнерства произошло изменение доли любого партнера в партнерстве, ...

Распределительная доля каждого партнера в любой распределяемой кассовой основе должна определяться - (i) путем присвоения соответствующей части такой статьи каждому дню в периоде, к которому она относится, и (ii) путем распределения доли, назначенной на любой такой день, между партнеры пропорционально их интересам в партнерстве на момент закрытия этого дня.


я

Рег. 1,704-1 (b) (2) (iv): (a): Если иное не предусмотрено в пункте (b) (2) (ii) (i) настоящего раздела, и распределение дохода, прибыли, убытка или вычета не будет иметь экономического эффекта в соответствии с параграфом (b) (2) (ii) (i) данного раздела и не будет считаться соответствующим интересам партнера в партнерстве согласно параграфу (b) (4) этого раздела [ т.е. иметь право на сквозной режим партнерства] , за исключением случаев, когда счета движения капитала партнеров определяются и ведутся в течение всего срока партнерства [то есть ежедневно] в соответствии с правилами учета капитала в этом параграфе (b) (2) (iv).

(d) второе средство для обработки данных об активах в портфеле и каждом из фондов за предыдущий день и данных, касающихся увеличения или уменьшения каждого из фондов, активов и для распределения процентной доли, которую каждый фонд держит в портфеле;... (b) (2) (iv): [T] счета операций с капиталом партнеров будут считаться определенными и поддержанными в соответствии с правилами этого параграфа (b) (2) (iv), если и только если, счет операций с капиталом каждого партнера: ...

увеличивается на (1) сумму денег, внесенную им в товарищество ... и уменьшается на (4) сумму денег, распределенную ему товариществом

(e) третье средство для обработки данных о ежедневных дополнительных доходах, расходах и чистой реализованной прибыли или убытке для портфеля и для распределения таких данных между каждым фондом;увеличивается на (3) отчисления на прибыль и прибыль товарищества ... и уменьшается на (6) отчисления ему расходов товарищества ... и (7) отчисления убытков товарищества
(f) четвертое средство для обработки данных о ежедневной чистой нереализованной прибыли или убытке для портфеля и для распределения таких данных между каждым фондом; а такжеIRS Рег. 1.704-1 (f): Соглашение о партнерстве может при наступлении определенных событий увеличивать или уменьшать счета операций с капиталом партнеров, чтобы отразить переоценку имущества товарищества ... Счета операций с капиталом, скорректированные таким образом, не будут считаться определенными и поддерживаются в соответствии с правилами, если этот параграф (b) (2) (iv), если --...


(2) Корректировки отражают способ, которым нереализованный доход, прибыль, убыток, вычет, присущие такому имуществу (которые ранее не отражались в счетах операций с капиталом), были бы распределены между партнерами, если бы имело место налогооблагаемое отчуждение такого имущества для такой справедливой рыночной стоимости на эту дату.

(g) пятое средство для обработки данных относительно совокупных доходов, расходов на конец года, а также прироста или убытка капитала для портфеля и каждого из фондов.26 USC § 706 (d) (1): [I] f в течение любого налогового года партнеров происходит изменение доли любого партнера в партнерстве, распределительной доли каждого партнера в любой статье дохода, прибыли, убытка, вычета, или кредит партнерства за такой налоговый год должен определяться с использованием любого метода, предписанного Секретарем нормативными актами, который принимает во внимание различные интересы партнеров в партнерстве в течение такого налогового года.

Мнение Федерального округа [ править ]

Окружной суд признал патент недействительным в отношении предмета, не регулируемого законодательством. Федеральный округ, однако, изменил свое мнение, за которым последовало значительное увеличение выдачи патентов на бизнес-методы и программное обеспечение. Федеральный округ заявил:

[T] преобразование данных, представляющих дискретные суммы в долларах, с помощью машины посредством серии математических вычислений в окончательную цену акции, представляет собой практическое применение математического алгоритма, формулы или расчета, поскольку оно дает «полезный, конкретный и ощутимый результат »- окончательная цена акции, которая на данный момент фиксируется для целей учета и отчетности и даже принимается и на которую полагаются регулирующие органы и в последующих торгах.

В то время и в течение следующего десятилетия это постановление многие сочли важным, потому что ранее считалось, что «методы ведения бизнеса» не подходят для получения патентов. [8] Например, в деле Hotel Security Checking Co. против Lorraine Co. , Второй судебный округ постановил, что система бухгалтерского учета, предотвращающая кражу официантами платежей клиентов за обеды, не может быть запатентована. [9] В Джозеф Е. Seagram & Sons v. Marzell , [10] постоянного тока цепи постановил , что патент на «вслепую» виски смеси для потребительских предпочтений будет «серьезное ограничение на развитие науки и промышленности» и , следовательно , следует отказаться. [11]

Федеральный округ отклонил эту точку зрения в своем заключении State Street Bank :

Этот суд или CCPA никогда не ссылались на исключение бизнес-метода для признания изобретения непатентоспособным. Применение этого конкретного исключения всегда предшествовало постановлению, основанному на некоторой более четкой концепции Раздела 35 или, что более часто, применению исключения абстрактной идеи на основе поиска математического алгоритма. [12]

Федеральный округ счел неуместным делать еще одно исключение [13] из принципа, согласно которому «все, что сделано человеком под солнцем, может быть запатентовано». [14] Соответственно, Федеральный округ применил этот принцип ко всем методам ведения бизнеса, которые «приносят полезный, конкретный и ощутимый результат».

Последствия [ править ]

Анализ GAO данных PTO США, показывающий количество патентов на программное обеспечение и непрограммное обеспечение, выданных каждый год с 1991 по 2011 год

State Street Bank мнение привело к значительному увеличению патентов на методы ведения бизнеса и программного обеспечения. В 1991 г. патенты, связанные с программным обеспечением, составляли около 20% от общего числа патентов за год; к 2011 году они составляли около 50 процентов. Абсолютное количество патентов на программы выросло с 25 000 до 125 000 в год за этот период. На прилагаемом графике показан анализ таких данных GAO .

Судебная критика [ править ]

В мае 2006 года , судья Кеннеди от Верховного суда США прокомментировал в совпадающем мнении в eBay случае [15] , что «развиваясь число» патентов на бизнес-метод были «потенциальной неопределенности и подозрительной действительности.» К нему присоединились судьи Стивенс, Соутер и Брейер.

В июне 2006 года суд отклонил истребование дела в LabCorp v. Метаболит, Inc. . [16] Федеральный округ вынес решение по делу на основании прецедента State Street . Три судьи (Брейер, Дж., К которым присоединились Стивенс и Соутер, Дж. Дж.) Выразили несогласие с увольнением, утверждая, что Федеральный округ вынес решение по делу LabCorp на основании ошибочного юридического критерия «полезный, конкретный и ощутимый результат», провозглашенного в штате Уличный случай. Это было юридическим тестом, утверждало инакомыслящее, в соответствии с которым патенты, на которые Верховный суд признал патенты неприемлемыми, будут считаться правомочными, ссылаясь в качестве примеров на О'Рейли против Морса , Готтшалк против Бенсона иПаркер против Флука . Поэтому Суд должен вынести решение по делу, утверждали несогласные судьи, чтобы «уменьшить правовую неопределенность в этой области, затрагивающую значительное количество патентных требований».

Билски [ править ]

В 2008 году в In re Bilski Федеральный округ решил пересмотреть State Street en banc . В своем постановлении суд перечислил в качестве одного из вопросов, которые должны быть проинформированы заявителем, PTO и amici curiae, следующее: «Следует ли суду пересмотреть решение State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. , 149». F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) ... в котором суд постановил, что методы ведения бизнеса могут быть запатентованы, и следует ли отменять это дело в каком-либо отношении ". [17]

В заключительном заключении, вынесенном судом позже [18], он отказался от проверки «полезный-конкретный-осязаемый результат» (UCTR), заявленной на Стейт-стрит , но не полностью отменил Стейт-стрит . Суд заявил, что тест UCTR «недостаточен для определения правомочности заявки на получение патента в соответствии с § 101» [19] и «является неадекватным» [20], и подтвердил, что « тест машины или преобразования, описанный Верховный суд является надлежащим испытанием применять»вместо этого. Что касается Стейт-стрит , суд заявил, что «те отрывки нашего мнения на Стейт-стрит., больше не следует полагаться на анализ «полезного, конкретного и осязаемого результата» » [21].

По мнению большинства Федерального округа, методы ведения бизнеса категорически не подходят для патентования. Судьи Майер и Дайк согласились с большинством в том, что заявка на выдачу патента Билски должна быть отклонена, но утверждали, что надлежащим основанием для принятия решения является то, что методы ведения бизнеса не могут быть запатентованы при правильном толковании закона.

В своем особом мнении в In re Bilski судья федерального округа Майер заявил: «Неудивительно, что State Street и ее детище вызвали громовой хор критики», и он собрал цитаты поддерживающих властей. Он процитировал один источник в заявлении: «Недавнее одобрение Федеральным округом патентной защиты методов ведения бизнеса знаков настолько радикальное отклонение от прецедента, что требует поиска его оправдания», а другой - в связи с этим: «Назвать [ситуацию, следующую Стейт-стрит ] огорчение - это преуменьшение. Консенсус ... кажется, заключается в том, что патенты не должны выдаваться на новые методы ведения бизнеса ".

Верховный суд подтвердил решение о неприемлемости патента в деле Bilski v. Kappos . Он не одобрил использование теста «машина или преобразование» в качестве единственного теста, но сказал, что это всего лишь «полезный ключ» к определению. Большинство Суда также отказалось признать методы ведения бизнеса неприемлемыми. Однако четыре судьи - судья Стивенс, согласный с этим, к которому присоединились судьи Брейер, Гинзбург и Сотомайор, - признали бы все методы ведения бизнеса неприемлемыми на основании исторического фона статьи о патентах Конституции. В отдельном совпадающем мнении судьи Брейера он перечислил пункты, по которым Суд единогласно согласился. Один момент заключался в том, что дело State Street Bank не было правильной формулировкой закона.

Мэйо и Алиса [ править ]

Последующие решения Верховного суда по делу Мэйо против Прометея и Элис против банка CLS расширились на Билски и существенно уничтожили Стейт-стрит . Эти решения устанавливают двухэтапное расследование, в ходе которого, во-первых, суд должен выяснить, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею или естественный принцип; если да, то следует второй этап, на котором суд должен определить, реализует ли заявленное изобретение абстрактную идею изобретательно или вместо этого просто рутинным или обычным образом. Если реализация или применение абстрактной идеи не воплощает «изобретательскую концепцию», заявленное изобретение не имеет права на патент. (Эти концепции объясняются далее в статьях о Mayoи Алиса .) В соответствии с этим тестом патент State Street будет недействителен. [22]

Алиса, в частности, считает, что общая компьютерная реализация абстрактной идеи не имеет права на патент. В деле Алисы Верховный суд постановил, что связанное с программным обеспечением изобретение в рамках существующей деловой процедуры не может быть защищено от недопустимости патента и может быть предоставлено патентоспособным, просто сказав: «Сделайте это с помощью компьютера». Вместо этого было бы необходимо реализовать процедуру изобретательно. Это решение, по-видимому, отменило субсидию на State Street , как того требует инакомыслие на eBay .

События после решения Алисы [ править ]

После решения Алисы многие патенты на бизнес-методы, выданные в результате решения State Street, были признаны недействительными. Один комментатор свел статистические данные за июнь 2015 года. Он обнаружил, что Федеральный округ признал недействительными более 90 процентов, в то время как окружные суды признали недействительными более 70 процентов. [23]

В одном из этих решений окружного суда федеральный окружной судья Брайсон , который был назначен окружным судьей, назвал эти патенты на бизнес-методы необоснованными и просто «надуманными» повторениями «методов выполнения обычной бизнес-функции» без какого-либо описания ». любой новый способ выполнения этой функции "кроме слов" сделай это с помощью компьютера ":

Короче говоря, такие патенты, хотя часто и прикрываются жаргоном изобретательности, просто описывают проблему, объявляют чисто функциональные шаги, направленные на ее решение, и перечисляют стандартные компьютерные операции для выполнения некоторых из этих шагов. Главный недостаток этих патентов состоит в том, что они не содержат «изобретательской концепции», которая решает практические проблемы и гарантирует, что патент направлен на нечто «значительно большее, чем» сама неприемлемая абстрактная идея. Как таковые, они представляют собой не более чем функциональное описание задач, а не изобретательские решения. Кроме того, поскольку они описывают заявленные методы с функциональной точки зрения, они предотвращают любые последующие конкретные решения рассматриваемой проблемы. [24]

См. Также [ править ]

  • Патент на бизнес-метод
  • Даймонд против Дьера
  • Ex Parte Lundgren
  • Тест Фримена-Вальтера-Абеле
  • Даймонд против Чакрабарти
  • In re Bilski
  • Билски против Каппоса

Ссылки [ править ]

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook
. См. Страницу обсуждения этой статьи.
  1. ^ 545 F.3d 943 (Федеральный округ, 2008 г.).
  2. ^ 561 США 593 (2010).
  3. ^ 5193056 США  «Система обработки данных для концентратора и говорил конфигурации финансовых услуг»поданной 11 марта 1991 г. Названный изобретатель Тодд Boes не происходят технику ступица-и-спицы. Он был разработан ранее, но Бос разработал его для компьютеризированного использования в Signature Financial Group. Фактическое программирование, по-видимому, выполняли другие под его руководством.
  4. ^ Когда правила соблюдены, IRS обращается с паевым инвестиционным фондом как с партнерством, а не с корпорацией или трастом.
  5. ^ Правила IRS требуют ежедневного распределения прибылей и убытков «партнерам» в фонде в течение восьми часов с 16:00, когда Нью-Йоркская фондовая биржа закрывается, и до 12 часов ночи.
  6. ↑ В устной дискуссии судья Рич спросил адвоката патентообладателя, не направлен ли патент на «налоговую уловку».
  7. ^ Проблемы объема охраны патентов и авторских прав на методы ведения бизнеса , 10 Fordham Intel. Prop., Media & Ent. LJ 105, 121 и Приложение A (1999). Вышеупомянутое Приложение представляет собой таблицу, в которой рядом друг с другом показаны элементы претензии и соответствующие части правил. Следующая таблица основана на этой таблице.
  8. ^ См. Дональд С. Чисум, Патенты: Трактат о законе о патентоспособности, действительности и нарушении, § 1.03 [5] (изд. 1990 г.) (где говорится, что бизнес-методы не подлежат патентованию). См. Также Ernest Bainbridge Lipscomb III, Walker on Patents § 2:17 (3-е изд. 1984 г.) («[A]« система »или метод ведения бизнеса не является« искусством »и не подпадает под какое-либо другое обозначение патентоспособного предмет помимо физических средств проведения системы. "); Питер Д. Розенберг, Основы патентного права § 6.02 [3] (2-е изд. 1995 г.) («В то время как устройство или система, способные выполнять деловую функцию, могут включать патентоспособный объект, закон остается, что метод ведения бизнеса, независимо от того, был ли он создан устройством или системой, не составляют патентоспособный объект ").
  9. ^ 160 F. 467 (2-й Cir.1908).
  10. ^ 180 F.2d 26 (Округ Колумбия, 1950).
  11. ^ См. Общий патент на бизнес-метод № США .
  12. ^ Ид . на 872, 157 USPQ на 617.
  13. ^ В дополнение к законам природы, абстрактным идеям и т.п. См. Gottschalk v. Benson .
  14. ↑ Эта фраза является цитатой из постановления Верховного суда США порешению Чакрабарти , в свою очередь основанной на фразе из отчета Конгресса 1952 года, приписываемой Пэту Федерико и, в конечном итоге, взятой из Книги Экклезиаста , в которой фраза « под солнцем »появляется тридцать раз. Экклезиаст # Темы .
  15. ^ eBay Inc. против MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006).
  16. ^ LabCorp против Metabolite, Inc. , 548 U.S. 124 (2006).
  17. ↑ In re Bilski, 264 Fed. Прил. 896 (Федеральный округ, 2008 г.).
  18. ↑ In re Bilski , 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc).
  19. ^ Bilski , 545 F.3d на 959.
  20. ^ Ид . на 960.
  21. ^ Ид . в 960 п. 19.
  22. ^ В соответствии санализом Мэйо-Элис , претензии на State Street направлены на абстрактную идею соблюдения определенных правил IRS, регулирующих налогообложение центральных фондов как партнерств. Реализация представляет собой обычную универсальную компьютерную реализацию.
  23. ^ См. Роберт Сакс, Bilskiblog , «#AliceStorm в июне: более глубокое погружение в судебные тенденции и новые данные об Алисе внутри ВПТЗ США» (2 июля 2015 г.) («Например, уровень инвалидности 73,1% [по Алисе ] в доля федеральных судов составляет 70,2% (66 из 96) в районных судах и потрясающие 92,9% в Федеральном округе (13 из 14) ».
  24. ^ Система преобразования лояльности. Corp. против American Airlines, Inc. , __ F. Supp. 3d __, No. 2: 13-cv-655, 2014 WL 4364848 (ED Tex. 3 сентября 2014 г.) (цитаты Алисы и Мэйо опущены).

Внешние ссылки [ править ]

  • Текст статьи State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) доступен по адресу : CourtListener Findlaw Justia OpenJurist Google Scholar          
  • «У нас есть алгоритм - бум патентов на программы»
  • Комментарий на веб-сайте Корнельского университета
  • "После золотой лихорадки"