Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), [1] - это решение Апелляционного суда Соединенных Штатов по Федеральному округу , в котором суд, по-видимому, отменил или резко ограничить многолетнийпрецедент Верховного суда США, подтверждающий доктрину исчерпания патентных прав, например, в деле Bauer & Cie. v. O'Donnell . [2]
Маллинкродт, инк. Против Медипарт, инк. | |
---|---|
Суд | Апелляционный суд Федерального округа США |
Решил | 24 сентября 1992 г. |
Цитата (и) | 976 F.2d 700 ; 24 USPQ2d 1173 |
Членство в суде | |
Судья сидит | Полин Ньюман , Алан Дэвид Лурье , Раймонд Чарльз Клевенджер III |
Мнения по делу | |
Большинство | Новичок |
Фактическая подоплека
Согласно заключениям по делу, истец Маллинкродт владел патентом на устройство для распределения радиоактивного тумана, используемого при диагностической рентгенографии легких, и для улавливания тумана после использования. Маллинкродт продал устройство больницам примерно за 40 или 50 долларов. Персонал больницы загружает устройство подходящей радиоактивной жидкостью для выполнения диагностической процедуры на пациенте, использует устройство, а затем выбрасывает его. Маллинкродт пометил продаваемые устройства надписью «Только для одноразового использования». Поскольку само устройство стоило около 10 долларов, но было продано в четыре или пять раз дороже, большая часть покупной цены, которую больницы заплатили Маллинкродту, по-видимому, представляла стоимость патента (или запатентованной технологии). Этот факт, по-видимому, привел к тому, что ответчик Медипарт занялся переработкой вторсырья, в котором сама Маллинкродт не имела прямого интереса (она предпочла продавать только новые устройства). За плату за переработку в 20 долларов Medipart очистит одно из устройств для больницы, заменит некоторые детали, подвергнет устройство гамма-излучению, чтобы убить микробы, и вернет его в больницу для повторного использования. Заключения районного суда и апелляционного суда не подтверждают утверждение о существовании проблемы со здоровьем или безопасностью. Однако Маллинкродт утверждал в суде, что «потенциальные неблагоприятные последствия, такие как передача инфекционных заболеваний», явились причиной наложения ограничения на повторное использование.
Судебные разбирательства и постановления
Поскольку Medipart и больницы, работающие с ним, игнорировали ярлык Маллинкродта «Только для одного использования» и отрицательно влияли на его бизнес, Маллинкродт подал в суд на переработчика за нарушение патентных прав. Затем Medipart отклонила иск о нарушении патентных прав из-за доктрины исчерпания прав; районный суд согласился и вынес решение в порядке упрощенного производства.
Маллинкродт подал апелляцию, и Федеральный округ отменил. Он постановил, что, несмотря на широту формулировок решений Верховного суда об исчерпании средств правовой защиты, очевидно абсолютное правило против послепродажных ограничений для клиентов патентообладателей должно применяться только к фиксированным ценам и привязкам. В случаях, не связанных с фиксированием цен или привязками, таких как этот, патентообладатели могли ограничивать использование продуктов своими покупателями до тех пор, пока эти ограничения не препятствовали конкуренции настолько сильно, чтобы представлять собой нарушение антимонопольного законодательства.
Аргументация Mallinckrodt суд идет по следующим направлениям:
- Большинство или многие из дел о доктрине исчерпания прав, рассматриваемых Верховным судом, касались фиксации цен или привязки.
- Следовательно, они могли быть приняты на основании юридической теории, согласно которой фиксированные цены и привязки являются незаконными сами по себе.
- Любые резкие высказывания Верховного суда о правах собственности и о постпродажных ограничениях на использование покупателями запатентованных продуктов, не являющихся нарушением патентных прав, являются всего лишь obiter dictum, которым можно должным образом пренебречь в делах, не связанных с фиксированными ценами или привязками.
Решение по делу Маллинкродта имело два основных аспекта, оба из которых фигурировали в последующих решениях Федерального округа. Во-первых, основная идея заключалась в том, что владельцы патентов могли продавать запатентованные товары с ограничительным уведомлением и, таким образом, ограничивать распоряжение товарами покупателями, за исключением ограничений по фиксированной цене и привязке . [3] Таким образом, суд Маллинкродта заявил, что «[если] условие не нарушает какой-либо другой закон или политику (в области патентов, в частности, неправомерное использование или антимонопольное законодательство)», патентообладатели пользовались свободой заключения контрактов на установление постпродажного ограничения для клиентов по разумным причинам. «Соответствующий критерий» для определения пределов этой свободы наложения ограничений, согласно Федеральному округу, «заключается в том, разумно ли ограничение [патентообладателя или лицензиара] находится в пределах выдачи патента, или патентообладатель рискнул выйти за рамки выдачи патента и в поведение, имеющее антиконкурентный эффект, не оправданное по закону разума ". [4]
Второй момент касается неправомерного использования патентов. По мнению суда, юридические проверки на предмет послепродажных ограничений и на предмет неправомерного использования были одинаковыми, за пределами области привязки и фиксации цен: "Поддерживать защиту от неправомерного использования, включающую лицензионное соглашение, которое Верховным судом не считалось само по себе антиконкурентным. Суд, фактическое определение должно показать, что общий эффект лицензии имеет тенденцию незаконно ограничивать конкуренцию на надлежащим образом определенном соответствующем рынке ". [5]
Другие решения Федерального округа последовали за постановлением суда Маллинкродта о неправомерном использовании. [6]
Влияние
До решения Маллинкродта Федерального округа непрерывная линия Верховного суда и прецедентов судов низшей инстанции считала, что патентное право патентообладателя на продукт, который он продал (или лицензиат, уполномоченный продавать продажу), прекращается в момент продажи. [7] Соответственно, покупатель не нарушал патентные права, не подчиняясь уведомлению, контракту или другому ограничению «дистанционного управления», которое патентообладатель стремился наложить на использование товаров, которые он продал покупателю. Обоснование Верховного суда в делах о доктрине исчерпания прав заключалось в том, что покупатели приобрели неограниченное право собственности на запатентованные продукты и что патентообладатель не мог контролировать то, как покупатели использовали или распоряжались продуктами, когда они стали собственность покупателей. Юридическое обоснование всех этих решений начинается с этого принципа, а остальная часть анализа состоит в применении его к конкретным фактам. Однако до решения Верховного суда 2008 года по делу Quanta решение Маллинкродта Федерального округа заменяло предыдущую серию дел об исчерпании средств правовой защиты.
Было замечено, что согласно доктрине дела Маллинкродта , патентообладатель может продавать свой запатентованный продукт с юридически действующим уведомлением, запрещающим покупателям участвовать в любом из следующих действий: [8]
- Запрещение ремонта запатентованных продуктов и замены деталей (например, продавец маркирует устройство: «Лицензировано для использования только до тех пор, пока элемент B не изнашивается»)
- Запрещение модификации или улучшения запатентованных устройств (например, производитель размещает на машине уведомление, в котором говорится: «Машина лицензирована для использования только как есть, без изменений»)
- Установление разных цен на разных нишевых рынках и предотвращение арбитража с одного рынка на другой (например, продажа полупроводниковых чипов с пометкой «Только для использования на рынке микроволновых печей»)
- Разрешение перепродажи только в указанном канале распространения
Доктрина Маллинкродта Федерального округа не избежала критики, поскольку якобы устанавливает правовые нормы, противоречащие решениям Верховного суда. Таким образом , в 2007 году Соединенные Штаты Генеральный стряпчий подал Amicus курий бриф в Quanta Computer, Inc. против. LG Electronics, Inc. , [9] о том, что касается первого зубца, «Тест принятой федерального округа в Малинкродт , таким образом , отражает фундаментальное непонимание роли и объема доктрины исчерпания патентных прав ... Подход апелляционного суда не может быть согласован с этими прецедентами [Верховного суда] " [10] и в более общем плане, что мнение Quanta Федерального округа основано на Малинкродт «остаткам на том же ошибочном понимании патента истощению , что Блаватской подход федерального округа к этой области права.» [11]
Действие Маллинкродта могло быть ограничено решением Верховного суда 2008 года по делу Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. , которое в целом подтвердило доктрину исчерпания прав без упоминания Маллинкродта . Однако пока рано говорить о том , какое влияние окажет Quanta на доктрину Маллинкродта .
Продолжение жизнеспособности поставлено под сомнение
В апреле 2015 года Федеральный округ sua sponte призвал к брифингу и участию amicus curiae в закрытом рассмотрении вопроса о том, следует ли отменить решение Маллинкродта в свете недавнего решения Верховного суда по делу Quanta . Суд постановил:
В свете дела Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), если этот суд отменит решение Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) в той степени, в которой он постановил, что продажа запатентованного изделия, когда продажа осуществляется с ограничением, которое в остальном является законным и входит в объем выдачи патента, не приводит к исчерпанию патентных прав? [12]
Затем Федеральный округ подтвердил Маллинкродта, но 2 декабря 2016 года Верховный суд предоставил certiorari . [13] Дело обсуждалось в 2017 году и было решено в июне 2017 года; Верховный суд категорически отклонил принудительное исполнение патентных прав после продажи, тем самым не одобрив решение по делу Маллинкродта . [14]
Рекомендации
- ^ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- ^ Ричард Х. Стерн, Незаметная кончина доктрины исчерпания прав в патентном праве США: Маллинкродт против Медипарта , 15 евро. Intell. Prop. Rev.460 (1993) .
- ^ Ричард Х. Стерн, Quanta Computer Inc против LGE Electronics Inc. - Комментарии по подтверждению Доктрины исчерпания прав в США , 111 евро. Intell. Предложение Rev.527 (2008) .
- ^ Mallinckrodt , 976 F.2d на 708.
- ^ Mallinckrodt , 976 F.2d на 706 (ссылкойвиндсерфингу Int'l, Inc. v. АМФ, Inc., 782 F.2d 995, 1001-02 (Fed. Cir. 1986)).
- ^ См. , Например , US Philips Corp. v. International Trade Com'n , 424 F.3d 1179, 1185 (Fed. Cir. 2005) («Если конкретное лицензионное соглашение не является одной из тех конкретных практик, которые считается, что это неправомерное использование само по себе, оно будет проанализировано в соответствии с правилом разума. Мы постановили, что в соответствии с правилом разума такая практика недопустима только в том случае, если ее следствием является ограничение конкуренции на соответствующем рынке ") (цитаты опущены). ; Монсанто Ко. Против МакФарлинга , 363 F.3d 1336 , 1341 (Федеральный округ, 2004 г.).
- ^ См. Заключение Верховного суда США по делу Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. , 553 U.S. 617 (2008) («Давняя доктрина исчерпания патентных прав предусматривает, что первоначальная санкционированная продажа запатентованного предмета прекращает действие всех патентных прав на этот пункт. "). Заключение Суда обобщает прецедентное право XIX и XX веков.
- ^ См. Ричард Х. Стерн, Постпродажные патентные ограничения после Маллинкродта - идея в поисках определения , 5 Albany LJ Sci. & Тех. 1 (1994) .
- ^ 128 С. Ct. 2109 (2008).
- ^ Краткое изложение для Соединенных Штатов как amicus curiae в Quanta , в 23; см. также id . на 6 («В последние годы доктрина первой продажи претерпела изменения в Федеральном округе, что противоречит прецедентам этого Суда»); id . на 22 («Федеральный округ неверно истолковывает Univis как стоящую только за положение о том, что ограничения, которые были признаны незаконными ограничениями торговли в патентном контексте, такие как договоренности о« фиксировании или привязке цен », не могут быть применены в патенте - иск о нарушении. ").
- ^ Ид . в 30 лет.
- ^ Lexmark Int'l, Inc. против Impression Prods., Inc. , 785 F.3d 565 (Федеральный округ, 2015 г.). Пероральный аргумент состоялся 2 октября 2015 года.
- ^ Impression Prods. v. Lexmark Int'l, Inc. , 2016 США LEXIS 7275.
- ^ Impression Prods., Inc. против Lexmark Int'l, Inc. , 581 U.S. 1523 (2017).
Внешние ссылки
- Текст дела Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir.1992) доступен по адресу : CourtListener Google Scholar Justia OpenJurist