Эстоппель истории судебного преследования , также известный как эстоппель обертки файла , - это термин, используемый для обозначения того, что лицо, подавшее патентную заявку , а затем вносящее сужающие поправки в заявку, чтобы учесть патентное право, может быть лишено права ссылаться на доктрину эквиваленты, чтобы расширить объем их формулы, чтобы охватить предмет, переданный поправками. Хотя это в первую очередь американский термин, вопросы о том, должна ли история судебного преследования иметь отношение к определению степени защиты патента, также возникают за пределами США [1].
Канада
13 декабря 2018 года новый раздел 53.1 Закона о патентах делает доказательства истории судебного преследования приемлемыми в Суде для целей построения иска. [2]
Патенты в Канаде являются предметом целенаправленного толкования, которое основывается на чтении как формулы изобретения, так и спецификаций для определения объема патента, а внешние доказательства не допускаются. Таким образом, канадские суды категорически отвергают то, что они называют «эстоппель файловой оболочки». [3] Не проводится различия между делами, связанными с утверждениями о буквальном нарушении, и делами, связанными с существенным нарушением, что означает, что переговоры, которые имели место между патентообладателем и Патентным ведомством, не могут быть использованы для установления конкретного эквивалента. Точно так же патентообладателю запрещается использовать какие-либо предыдущие переговоры с Патентным ведомством для определения объема притязаний на патент (т. Е. Переговоры не могут использоваться патентообладателем или против патентообладателя при определении объема притязаний в пределах патент).
Это одно из существенных различий между патентной юриспруденцией Канады и США, которое заставляет некоторых юридических обозревателей утверждать, что Канада более дружелюбна к правообладателям при подаче патентных требований. [4]
Германия
В 2002 году Федеральный суд Германии постановил, что «вопросы, вытекающие из истории судебного преследования, не могут быть приняты во внимание при оценке объема защиты патента даже в отношении требования правовой определенности». [1] [5] Более десяти лет спустя Федеральный суд постановил [6] 14 июня 2016 года, что заявления, сделанные во время судебного преследования, могут указывать на то, как квалифицированный специалист толкует патент. В то же время Федеральный суд постановил, что на такие указания нельзя с легкостью полагаться как на единственное основание для построения иска.
Ирландия
Верховный суд ирландского постановил , что «доказательства из файла , который отражает взгляды патентообладателя как на строительство претензий недопустимо». [1] [7]
Нидерланды
Голландский Верховный суд фактически пришел к противоположному выводу в большинстве других стран Европы. [1] Верховный суд Нидерландов заявил, что, когда «третья сторона обращается к досье экспертизы в ходе подтверждения защищаемой им интерпретации патента, нельзя увидеть, что это требование [разумный порог сомнения] приведет к каким-либо ограничениям. о привлечении общедоступных данных из досье экспертизы к толкованию патента ». [8]
Великобритания
Суды Соединенного Королевства постановили, что использование файла экспертизы для содействия созданию патента не рекомендуется [9], за исключением случаев, когда этот файл включает «объективную информацию об экспериментах и комментарии к ним». [1] [10]
Соединенные Штаты
Основное дело об эстоппеле судебного преследования в Соединенных Штатах - это дело Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co ..
Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
Апелляционный суд федерального округа
В ноябре 2000 года Апелляционный суд Федерального округа установил полное правило запрета. Это полное правило запрета полностью запрещает патентообладателю отстаивать доктрину эквивалентов некоторых элементов его требования в случаях, когда во время его патентного преследования он подает:
- поправка, которая сужает объем притязаний по любой причине, связанной с законодательными требованиями к патенту, приведет к полному запрету в отношении измененного элемента формулы;
- «добровольное» изменение формулы изобретения, которое сужает объем притязаний по причине, связанной с законодательными требованиями к патенту, приведет к эстоппелю судебного преследования в отношении измененного элемента формулы; а также
- поправка и не объясняет причины поправки во время судебного преследования его патента.
Отмена Верховного суда
Верховный суд США в своем заключении Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 US 722 (2002), ссылаясь на инструкцию по делу Warner-Jenkinson Company, Inc. против Hilton Davis Chemical Co. , установил, что «суды «необходимо проявлять осторожность, прежде чем принимать изменения, которые нарушают устоявшиеся ожидания сообщества изобретателей», - полностью отменил запрет, выданный Федеральным округом. Он также признал, что, хотя любая сужающая поправка, сделанная по причине, связанной с патентоспособностью, может привести к эстоппелю судебного преследования, изобретатели, которые изменили свои требования в соответствии с предыдущим прецедентным правом, не имели оснований полагать, что они признавали все эквиваленты измененных элементов, отвечая на отказ. Если бы они знали, заявил Суд, они могли бы обжаловать отказ.
Принимая во внимание эту политику, Суд заявил, что он предпочитает подход презумптивного запрета к доктрине эквивалентов. Такой подход с презумптивным ограничением утверждает, что в случае изменения формулы изобретения «изобретатель признает, что патент не распространяется на первоначальную формулу», и патентообладатель обязан доказать, что поправка не отменяет конкретный эквивалент. Таким образом, чтобы добиться успеха, патентообладатель должен установить, что:
- эквивалент был непредвиденным на момент составления иска;
- поправка не отказывает в выдаче конкретного эквивалента, о котором идет речь; или же
- была причина, по которой патентообладатель не мог указать эквивалент в иске.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ a b c d e Ричард Эббинк (июнь 2007 г.). « » Для записи «анализа». Патентный мир .
- ^ Филиал, Законодательные службы (13.12.2018). «Сводные федеральные законы Канады, Закон о патентах» . law-lois.justice.gc.ca . Проверено 21 апреля 2019 .
- ^ Lovell Manufacturing Co. против Beatty Bros. Ltd. (1962) 23 Fox Pat. C. 112 (Ex. Ct.) И PLG Research Ltd. против Jannock Steel Fabricating Co. (1991) 35 CPR (3d) 346 (FCTD), отмеченное в деле Free World Trust против Électro Santé Inc. , 2000 SCC 66 по номиналу. 64, [2000] 2 SCR 1024 (15 декабря 2000 г.)
- ^ Эндрю М. Шонесси; Эндрю Э. Бернштейн (2005). «Патентные споры: выбор между Соединенными Штатами и Канадой» (PDF) . Столичный корпоративный советник . 13 (2). Архивировано из оригинального (PDF) 16 августа 2012 года . Проверено 20 января 2014 .
- ^ "BGH, Urteil vom 12. März 2002 - X ZR 43/01, [27] - Kunststoffrohrteil; OLG Düsseldorf" (на немецком языке).
- ^ «BGH, Urteil vom 14. Juni 2016 - X ZR 29/15, - Permetrexed» (на немецком языке).
- ^ Ranbaxy Laboratories Ltd & OrS -v- Warner Lambert Company , [2005] IESC 81, [2006] 1 IR 193 (2 декабря 2005)
- ^ " Дейкстра против Сайера , № C05 / 200HR, Апеллянт в кассационной жалобе против Сайер Верпакунгстехник Гмбх и Ко. Кг" (PDF) . Верховный суд Нидерландов. 22 декабря 2006 г.
- ^ Kirin-Amgen Inc & Ors против Hoechst Marion Roussel Ltd & Ors [2004] UKHL 46 , [2005] 1 Все ER 667 (21 октября 2004 г.)
- ^ Ром энд Хаас Ко & Анор против Collag ООО & Анор [2001] EWCA Civ 1589 в пар. 42, [2002] FSR 28 (29 октября 2001 г.)