Доктрина эквивалентов

Доктрина эквивалентов юридического правило во многих (но не все) в мире патентных систем, разрешающем суд провести вечеринку к ответственности за нарушение патентных прав , даже если нарушающее устройство или процесс не подпадает под буквальной сферой действия патентной заявки , но тем не менее эквивалентен заявленному изобретению . Американский судья Лизер Хэнд описал его цель как «сдержать беспощадную логику и помешать нарушителю украсть выгоду от изобретения». ^[1]

Стандарты определения эквивалентов

Германия

Немецкие суды обычно применяют трехступенчатый тест, известный как вопросы Шнайдмессера. ^[2] Вот эти вопросы:

1. Решает ли вариант проблему, лежащую в основе изобретения, средствами, которые объективно имеют тот же эффект?
2. Сможет ли специалист в данной области , используя общеизвестные знания , понять в дату приоритета, что вариант имеет такой же эффект?
3. Являются ли соображения, которые квалифицированный специалист принимает во внимание для варианта в свете смысла изобретения, достаточно близкими к соображениям, принимаемым во внимание для буквального решения, защищенного формулой изобретения, так что квалифицированный специалист будет рассматривать вариант как решение, которое эквивалентно буквальному?

На все вышеперечисленные вопросы необходимо ответить утвердительно, чтобы продемонстрировать эквивалентное нарушение. Кроме того, обвинение в эквивалентном нарушении должно выдерживать проверку Формштейна . ^[3] Соответствующий вопрос гласит:

Есть ли вариант, принимая во внимание состояние искусства , отсутствие новизны или вариант очевидно специалисту в данной области?

Ирландия

Ирландия, похоже, придерживается доктрины эквивалентов. В деле Farbwerke Hoechst v Intercontinental Pharmaceuticals (Eire) Ltd (1968), касающемся патента на химический процесс, Высокий суд установил, что ответчик нарушил патент истца, несмотря на то, что ответчик заменил исходный материал, указанный в патентная заявка на другой материал. Экспертные данные показали, что любой техник, который не смог получить хороший результат с использованием указанного исходного материала, попробует заменить материал. Таким образом, оба материала были признаны химически эквивалентными, и замена одного обвиняемым на другой не помешала вынесению решения и вынесению судебного запрета против него.

Швейцария

21 марта 2013 г. Федеральный патентный суд Швейцарии принял подход, аналогичный трехстороннему тесту, применяемому в Германии . Суд основал свое решение на трех вопросах: ^[4]

1. Имеют ли замененные функции одну и ту же целевую функцию (одинаковый эффект)?
2. Являются ли замененные функции и их та же целевая функция очевидными для специалиста в данной области на основе описания патента (доступность)?
3. После прочтения формулировки формулы изобретения в свете описания, сможет ли специалист в данной области техники рассматривать замененные элементы как решение равной ценности (равной ценности)?

Суд отрицал эквивалентное нарушение EP0918791B3, поскольку параграф 19 EP0918791B3 прямо указывает, что токсичные соединения хрома могут быть заменены металлическими катализаторами. Специалист в данной области не стал бы рассматривать органический катализатор ТЕМРО как раствор, равный по ценности солям рутения, указанным в п.1. Ответ на третий вопрос был отрицательным.

Суд также постановил, что имело место эквивалентное нарушение EP1149840B1, поскольку на все вопросы трехступенчатого теста были даны утвердительные ответы. Суд постановил, что замена заявленной п-толуолсульфоновой кислоты на пиридин / вода представляет собой базовые знания, полученные в течение первых лет бакалавриата по органической химии.

В Писсуаре клапан II , ^[5] Федеральный суд Швейцарии в основном подтвердил трехконтактную критерий , примененной в Федеральном патентном суде. Верховный суд все же частично отменил ранее вынесенное Федеральным патентным судом решение по делу O2014_002 . Верховный суд утверждал (причины 6.4), что второй вариант выполнения клапана для писсуара полностью реализовал ключевые положения заявленного патента EP1579133, даже несмотря на то, что второй вариант выполнения буквально не охватывался формулировкой соответствующего пункта формулы изобретения. Суд далее установил эквивалентное нарушение.

Объединенное Королевство

Подход Великобритании к нарушению прав, не подпадающий под буквальную формулировку патентной претензии, менялся с годами.

История

До 1960-х годов действие могло считаться нарушением прав, если оно подпадало под буквальную формулировку иска («текстовое нарушение») или было чем-то, что суды считали «механическим эквивалентом». Было обнаружено, что такая формулировка в некоторых случаях вызывает проблемы, и постепенно суды создали сложный свод прецедентного права, в соответствии с которым действие, не являющееся текстуальным нарушением, тем не менее могло быть выявлено, если предполагаемый нарушитель принял то, что суды стали называть " по сути »изобретения. ^[6]

В 1963 году решение по делу Ван дер Лели против Бамфордса было принято Палатой лордов . Их Светлости придерживались мнения, что, если патентообладатели намеренно сформулировали свои претензии таким образом, чтобы исключить предполагаемое нарушение авторских прав, то они должны придерживаться выбранной ими формулировки. Доктрина «сущности и сути» не должна применяться для расширения объема тщательно сформулированной формулы изобретения, а должна в будущем применяться только к случаям «яркого уклонения от патентных притязаний». ^[7]

Этот гораздо более строгий подход к заявлению конструкции стал доступен для рассмотрения после 1977 года, когда Великобритания присоединилась к Европейской патентной конвенции (EPC). В соответствии с Протоколом о толковании статьи 69 Конвенция требует, чтобы суды Соединенного Королевства поддерживали баланс между толкованием патентных требований со строгой буквальностью (описание и чертежи используются только для разрешения двусмысленности) и рассмотрением претензий как простого руководства. ^[8]

В деле Catnic Components Ltd против Hill & Smith Ltd (1982) Палата лордов отменила все предыдущие прецедентные права по «механическим эквивалентам» и «сущности и мозгу» и постановила, что описанию патента следует придать « целенаправленную конструкцию ». а не чисто буквальный. Следует задать вопрос, поймет ли квалифицированный специалист, читающий патент, что строгое соблюдение слова или фразы в формуле изобретения было задумано патентообладателем как существенное требование, даже если оно могло иметь не оказало существенного влияния на способ работы изобретения. ^[9]

Конкретные вопросы, используемые судами для достижения требуемого «целенаправленного построения», урегулированы в устойчивой форме в деле Improver v Remington (1990) и решении Палаты лордов в деле Kirin-Amgen (2004). Эти так называемые улучшающие (или протокольные) вопросы стали широко используемым трехэтапным тестом для определения не буквального нарушения патентных прав.

Действующий закон

В 2007 году EPC был пересмотрен как EPC 2000 . Это внесло поправки в Протокол о толковании статьи 69, чтобы требовать от судов всех договаривающихся государств, включая Великобританию, должным образом учитывать при рассмотрении нарушения «любого элемента, который эквивалентен элементу, указанному в исках». ^[10]

В 2017 году лорд Нойбергер в деле Actavis UK v Eli Lilly постановил, что вопросы Протокола должны быть пересмотрены. Правильные вопросы, которые следует задавать при определении того, имело ли место не буквальное нарушение, согласно Верховному суду , теперь должны быть ^[11]

1. «Несмотря на то, что это выходит за рамки буквального значения соответствующих пунктов формулы (ов) патента, дает ли вариант практически такой же результат, по существу, таким же образом, как и изобретение, то есть изобретательский замысел, раскрытый в патенте?»
2. «Будет ли очевидно для специалиста в данной области, читающего патент на дату приоритета, но зная, что вариант дает по существу тот же результат, что и изобретение, что он делает это по существу так же, как изобретение?»
3. «Сделал бы такой читатель патента, что патентообладатель, тем не менее, имел в виду, что строгое соответствие буквальному значению соответствующих пунктов формулы (ов) патента является существенным требованием изобретения?»

Чтобы установить нарушение в случае, когда нарушения нет в буквальном смысле, патентообладатель должен установить, что ответ на первые два вопроса - «да», а на третий - «нет».

Соединенные Штаты

В Соединенных Штатах доктрина анализа эквивалентов применяется к ограничениям отдельных пунктов формулы изобретения, а не к изобретению в целом. ^[12] Правовой тест, сформулированный в деле Warner-Jenkinson Co. против Hilton Davis Chem. Co. (1997), заключается в том, является ли разница между характеристикой обвиняемого устройства и ограничением, буквально изложенным в патентной формуле, «несущественным».

Один из способов определить, является ли различие «несущественным» или нет, называется тестом «тройной идентичности». В соответствии с тестом на тройную идентичность различие между характеристикой обвиняемого устройства и ограничением, буквально изложенным в патентной формуле, может быть сочтено «несущественным», если функция в обвиняемом устройстве:

1. Выполняет практически ту же функцию
2. Практически таким же образом
3. Чтобы получить тот же результат

как ограничение буквально изложено в формуле изобретения. См. Graver Tank & Manufacturing Co. против Linde Air Products Co. (1950).

Суд также пояснил, что доктрина эквивалентов применима, если два элемента являются взаимозаменяемыми, и человек с обычными навыками в данной области знал бы, что элементы были взаимозаменяемыми на момент нарушения. ^[12]

В Соединенных Штатах доктрина эквивалентов ограничивается эстоппелем судебного преследования . В соответствии с эстоппелем истории судебного преследования, если патентообладатель отказался через внесение поправки в заявку на патент, определенное буквальное покрытие притязаний (например, сужение буквального объема притязания на патент), то патентообладатель лишается права позже утверждать, что отказанное покрытие несущественно отличается от буквально заявленное ограничение. ^[13] Предлагаемые эквиваленты также не могут охватывать или ограничивать известный уровень техники. ^[14]

В Соединенных Штатах также существует доктрина установленных законом эквивалентов, которая кодифицирована в 35 USC § 112 ¶ 6, которая распространяется на структурные эквиваленты. Однако, в то время как общая доктрина эквивалентов распространяется на технологические эквиваленты, разработанные после выдачи иска, установленные законом структурные эквиваленты в 35 USC § 112 ¶ 6 распространяются только на эквиваленты, доступные при выдаче. ^{[необходим неосновной источник ]}

Попытки гармонизации

Были предприняты попытки согласовать доктрину эквивалентов.

Например, статья 21 (2) "Основного предложения" ВОИС 1991 г. по договору, дополняющему Парижскую конвенцию, гласит:

«(а) (...) считается, что претензия охватывает не только все элементы, указанные в формуле, но и их эквиваленты.

(b) Элемент («эквивалентный элемент») обычно считается эквивалентным элементу, выраженному в формуле изобретения, если во время любого предполагаемого нарушения любого из следующих условий в отношении изобретения выполняется одно из следующих условий: заявлено:

(i) эквивалентный элемент выполняет по существу ту же функцию по существу таким же образом и дает по существу тот же результат, что и элемент, указанный в формуле изобретения, или

(ii) для специалиста в данной области очевидно, что тот же результат, который достигается с помощью элемента, как выражено в формуле изобретения, может быть достигнут с помощью эквивалентного элемента ».

EPC 2000 , который вступил в силу 13 декабря 2007 года, включала в себя исправленный «Протокол о толковании статьи 69 EPC » , предназначенного обеспечить единообразие на национальном уровне между договаривающимися государствами на EPC при интерпретации требований. ^[10] Измененный текст гласит:

В целях определения степени защиты, предоставляемой европейским патентом, должным образом учитывается любой элемент, который является эквивалентом элемента, указанного в формуле изобретения.

Однако в Протокол не было включено определение того, что подразумевалось под «эквивалентом», и ожидается, что это отсутствие обязательного определения мало что даст для достижения желаемого единообразного толкования. ^[10]

Знаковые решения

• Германия
  • Решение Batteriekastenschnur
  • Formstein Defense
  • Решение Шнайдмессера
• Швейцария
  • Дроспиренон раствор
• Объединенное Королевство
  • Catnic Components Ltd. против Hill & Smith Ltd. (1982)
  • Кирин-Амген против Hoechst Марион Руссель (2004)
  • Актавис против Эли Лилли, 12 июля 2017 г., решение (2017 г.) UKSC 48
• Соединенные Штаты
  • Graver Tank & Manufacturing Co. против Linde Air Products Co. , (1950)
  • Уорнер-Дженкинсон Ко. Против Хилтон Дэвис Хем. Co. (1997)
  • Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Co. Kabushiki , как Федеральный окружной и Верховный суд решение
  • Ханиуэлл Интернэшнл v Гамильтон Сандстранд Корп. (Док)

использованная литература

дальнейшее чтение

• Мерер, Майкл Дж. И Нард, Крейг Аллен, « Изобретение, уточнение и объем патентных притязаний: новый взгляд на доктрину эквивалентов » (20 апреля 2004 г.). Рабочий документ юридического факультета Бостонского университета № 04-03; Документ о тематических юридических исследованиях № 04-5. [2]
• Ригамонти, Сирилл П., Противоречивые теории эквивалентности: 35 USC § 112, пара. 6 в Федеральном округе и Верховном суде , 40 IDEA: The Journal of Law and Technology 163 (2000) (PDF, 1,5 МБ)
• "Патентное право: дело Festo и доктрина эквивалентов" , Исследовательская служба Конгресса США, 25 июля 2002 г.