Evans v. Eaton , 16 US (3 Wheat.) 454 (1818), былоделом Верховного суда США, в котором суд постановил, что патент, раскрывающий улучшенный метод производства с помощью нескольких различных улучшенных машин, должен толковаться как требующий как метод, так и усовершенствования машин, но не включать машины, за исключением усовершенствований изобретателя.
Эванс против Итон | |
---|---|
Аргументировано 26 февраля 1818 г. Решено 7 марта 1818 г. | |
Полное название дела | Эванс против Итон |
Цитаты | 16 US 454 ( подробнее ) |
История болезни | |
Прежний | Письмо об ошибке из округа Пенсильвания [1] |
Последующий | Повторный иск в округе Пенсильвания [2], затем подал апелляцию в Верховный суд. [3] |
Членство в суде | |
| |
Заключение по делу | |
Большинство | Маршалл, к которому присоединились единодушные |
Применяемые законы | |
Патентный закон 1793 года , Закон об освобождении Оливера Эванса [4] ) |
Это было третье опубликованное решение Верховного суда по патентам [5] и первое, касающееся материальных норм патентного права . [6] Это было первое дело Верховного суда, в котором рассматривался вопрос о том, когда изобретение патентоспособно отличается от известного уровня техники . [7] Это было также второе из четырех последовательных дел Верховного суда, касающихся патента на мукомольную фабрику Оливера Эванса . [8]
Помимо своего юридического значения, заключение примечательно тем, что в его приложении содержится стенограмма патента Эванса и заявки на патент, которые в противном случае недоступны для современного читателя.
Задний план
В 1780-х годах изобретатель Оливер Эванс разработал систему для автоматизированной мукомольной мельницы, которая произвела революцию в технологии измельчения. Сохранив свое изобретение в секрете, пока он претворял его в жизнь , он первоначально получил охрану для него через отдельные законы штатов, например, в Мэриленде [9] и Нью-Гэмпшире [10], потому что патентная система еще не существовала. Когда Закон о патентах 1790 г. вступил в силу, Эванс получил третий когда-либо выданный патент США. Копий этого оригинального патента не сохранилось. [11]
Поскольку все патенты в то время действовали на 14 лет, его патент истек в 1804 году, и изобретение стало общественным достоянием . Сразу после истечения срока действия его патента он запросил частный законопроект , который позволил бы ему продлить его, что было первым подобным запросом в истории. [12] Он не добился успеха до 1808 года, когда Десятый Конгресс принял закон, разрешающий государственному секретарю выдать ему новый патент на тех же условиях, что и первоначальный. [13] [4] Эванс получил свой новый патент на следующий день после вступления закона в силу. [14]
В соответствии с Законом о патентах 1793 года , который действовал во время выдачи патентов в 1808 году, патенты не требовали предъявления претензий . [15] В случае сложного патента, такого как патент Эванса, который включал как общий улучшенный метод производства муки, так и конкретные улучшенные машины для достижения этого метода, это создало путаницу в отношении фактического объема выдачи. По той же причине это также создало путаницу в отношении вида известного уровня техники , которого было бы достаточно для признания патента недействительным на основании ожидания .
В окружном суде Пенсильвании ответчик Итон не оспаривал использование улучшенного хоппербоя Эванса , но стремился показать, что либо патент распространяется только на улучшенный метод в целом (а не на хоппер-бой в частности), либо, альтернативно, что патент имел предвосхищались более ранними машинами. В частности, ответчик представил доказательства того, что в 1760-х годах на некоторых мельницах Пенсильвании использовался неочищенный вид хопперов. [16] Убежденный, что патент может охватывать только улучшенный метод в целом, а не какую-либо из улучшенных машин, суд проинструктировал присяжных таким образом, что у присяжных не было другого выбора, кроме как вынести вердикт ответчику, поскольку они сделали. [16] Суд также отказался признать представленные истцом доказательства того, что ответчик изначально предлагал уплатить Эванс лицензионный сбор.
Затем дело было обжаловано в Верховном суде по иску об ошибке , при этом Эванс заявил о следующих ошибках:
- Что районный суд должен был принять доказательства истца о том, что свидетели ответчика уплатили лицензионный сбор, тем самым косвенно признав действительность патента;
- Что районный суд не должен был допускать доказательства использования прыгуна в других местах, не указанных в мольбах ответчика;
- Окружной суд не должен был проинструктировать присяжных о том, что Эванс не имел права на возмещение ущерба за нарушение, если только он не был первоначальным изобретателем прыгуна.
Заключение суда
Суд единогласно отклонил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение под условием venire facias de novo . Автором мнения является главный судья Маршалл .
Суд согласился с первым основанием ошибки и отклонил второе, в обоих случаях предпочитая представить доказательства перед присяжными. Суд, однако, отметил, что показания свидетелей, уплативших лицензионный сбор, имеют «очень мало веса». [17]
По основному вопросу, касающемуся указаний районного суда присяжным, Суд согласился с тем, что районный суд допустил ошибку в двух отношениях: во-первых, он полагал, что патент распространяется только на усовершенствование производства, "произведенное общей комбинацией всего его оборудования. ", а не отдельные используемые машины; и, во-вторых, проинструктировав присяжных, что Эванс не сможет выздороветь, если он не является первоначальным изобретателем прыгуна, а не улучшителем. [18] К счастью, Суд отметил, что
Во всех случаях, когда он заявляет об улучшении машины, он должен будет показать степень своего улучшения, чтобы человек, разбирающийся в предмете, мог отчетливо понять, из чего он состоит. [19]
Последующие события
Дело было повторно рассмотрено в окружном суде Пенсильвании, и присяжные снова вынесли обвиняемому вердикт. Вердикт был основан на инструкции судьи о том, что жюри не должно искать истца, если в патенте (включая прилагаемое приложение и приложение) не было четких доказательств того, что Эванс усовершенствовал предшествующий уровень техники . Поскольку патент был составлен без учета такого требования, а просто описывал его изобретение, не отделяя его от известного уровня техники, по существу не оставалось никаких вопросов для решения жюри. В следующем году Эванс опубликовал брошюру, в которой аргументировал свою позицию по делу, с особым вниманием к тому, что суд отклонил его показания на новых основаниях. [20] Он также еще раз подал апелляцию в Верховный суд по иску об ошибке, но его апелляция была отклонена строго разделенным судом в деле Evans v. Eaton (1822 г.), хотя к тому времени он был мертв, а патент был истекший. [21]
Неясность, возникающая в отношении объема заявленного изобретения в этом случае, частично привела к Закону о патентах 1836 года , который ввел требование о наличии отдельного раздела формулы изобретения для всех патентов. [22] Это требование, в свою очередь, сделало специальный правовой анализ в этом деле в значительной степени устаревшим. Однако этот случай продолжал приводиться в пользу общего принципа, согласно которому патентообладатель не должен знать о предыдущем использовании, чтобы это предыдущее использование сделало патент недействительным. [23] [24]
Последний раз это дело цитировалось Верховным судом в 1934 году в поддержку общего принципа, согласно которому «приз в виде эксклюзивного патента достается тому, кому посчастливилось быть первым». [25]
Процитированные работы
- Федерико, П.Дж. (1945). «Патентные испытания Оливера Эванса - Часть I». Журнал Общества Патентного ведомства . 27 : 586.
- Федерико, П.Дж. (1945). «Патентные испытания Оливера Эванса - Часть II». Журнал Общества Патентного ведомства . 27 : 657.
Рекомендации
- ↑ Evans v. Eaton , 8 F. Cas. 846, Пет. СС 322 (1816 г.).
- ↑ Evans v. Eaton, 8 F. Cas. 856, 3 ваш. CC 443 (1818).
- Перейти ↑ Evans v. Eaton , 20 U.S. (7 Wheat. ) 356 (1822).
- ^ а б «Закон о помощи Оливеру Эвансу», 6 Стат. 70.
- ^ Малла Поллак, Собственное общественное достояние: Конституционное право не быть исключенным - или Верховный суд выбрал подходящие хлопья для завтрака в деле Келлог против National Biscuit Co., 22 Hastings Comm. И Ent LJ 265, 291 n119 (2000).
- ^ Гарольд К. Вегнер, Экспериментальное использование Post-Merck и «Безопасная гавань», 15 Fed. Цепь BJ 1, 37 (2005).
- ^ Н. Скотт Пирс, Великая невидимая катастрофа: рост и падение патентных прав через Майо против Прометея, 23 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ 186, 211-15 (2012)
- ^ Федерико 1945 , стр. 586.
- ^ Мэриленд; Килти, Уильям (1787). «Закон о предоставлении Оливеру Эванса на срок в несколько лет единственного и исключительного права на производство и продажу в этом состоянии машин, описанных здесь» . Законы Мэриленда: 1785–1799 . п. 121.
- ^ Хэмпшир, Нью-Йорк (1789 г.). «Акт о предоставлении Оливеру Эвансу на несколько лет исключительного права на изготовление и продажу в этом штате описанных здесь машин» . Законы Нью-Гэмпшира: первый конституционный период, 1784–1792 гг . п. 401.
- ^ Федерико 1945 , стр. 589.
- ^ Федерико 1945 , стр. 598.
- ^ Бенах, Кристин П. (1979). История частного патентного законодательства в Палате представителей . Типография правительства США. п. 6.
- ↑ Evans v. Jordan, 8 F. Cas. 872, 872 (CCD Va. 1813).
- ↑ Федерико, часть 2, 1945 , стр. 680.
- ^ a b Федерико часть 2 1945 , стр. 677.
- ^ 16 США в 505.
- ^ 16 США в 519.
- ^ 16 США на 518.
- ↑ Федерико, часть 2, 1945 , стр. 678.
- ↑ Федерико, часть 2, 1945 , стр. 681.
- ^ Westlaw, патентные притязания § 4: 1 (3е изд.)
- ^ Gayler против Уайлдера , 51 США 477, 488, 13 Л. ред. 504 (1850 г.).
- ^ Джон Берк, Изучение конституционности перехода к «первому изобретателю, подавшему заявку» в Законе об изобретениях Лихи-Смита в Америке, 39 J. Legis. 69, 87 (2013).
- ↑ Radio Corp. of Am. v. Radio Eng'g Labs. , 293 США 1, 55 S. Ct. 928, 79 L. Ed. 163 (1934 г.).
Внешние ссылки
- Текст Evans v. Eaton , 16 U.S. (3 Wheat. ) 454 (1818) доступен по адресу : CourtListener Google Scholar Justia Библиотека Конгресса OpenJurist