Розетта Стоун против Google , 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012) [1] , было решением Апелляционного суда США четвертого округа, которое оспаривало законность программы Google AdWords . Суд отменил упрощенное судебное решение для Google, согласно которому Google AdWords не являлся нарушениемзаконао товарных знаках (см. Федеральный закон Лэнхэма , 15 USC § 1114 (1)).
"Розетта Стоун Лтд." Против Google, Inc. | |
---|---|
Суд | Апелляционный суд США четвертого округа |
Решил | 9 апреля 2012 г. |
Цитата (и) | 676 F.3d 144 (Дело № 10-2007) |
История болезни | |
Предшествующая история | 730 F. Supp. 2d 531 ( ED Va. 2010) |
Держа | |
Четвертый округ отменил грант окружного суда движения Google для упрощенного судопроизводства по прямому нарушению товарного знака , способствующего нарушения товарного знака , а также разбавление товарного знака . Четвертый округ поддержал грант районного суда от упрощенного судопроизводства по ходатайству компании Google для опосредованного нарушения товарного знака и оставил в силу гранта районного суда от компании Google движения уволить за неосновательное обогащение . | |
Членство в суде | |
Судья (а) сидит | Уильям Б. Трэкслер младший , Барбара Милано Кинан , Клайд Х. Гамильтон |
Мнения по делу | |
Большинство | Traxler |
Ключевые слова | |
Хотя другие дела касались нарушения прав на товарный знак в контексте рекламы по ключевым словам в Интернете (см. Playboy Enterprises, Inc. против Netscape Communications Corp. , Google, Inc. против American Blind & Wallpaper Factory, Inc. ), Розетта Стоун против Google рассматривается последний серьезный американский вызов программе Google AdWords. [2] Несмотря на то, что Rosetta Stone «выиграла» отмену упрощенного судебного решения, последующее урегулирование спора между двумя сторонами привело к тому, что комментаторы заявили, что Google выиграл битву за торговую марку, рекламирующую ключевые слова. [2]
Задний план
Google использует версию рекламы по ключевым словам , теперь известную как Google Ads и ранее известную как Google AdWords, с октября 2000 года. [3] Google размещает платную рекламу вверху и внизу своей страницы результатов поиска. [3] Каждый раз, когда кто-то вводит поисковый запрос, Google проводит аукцион, чтобы определить, какие объявления показывать. Аукцион учитывает релевантность объявления, а также денежную ставку, сделанную для этого ключевого слова каждым рекламодателем. [4] Большинство рекламодателей Google платят за клик . [3]
В 2004 году Google изменил свою политику и начал разрешать рекламодателям делать ставки на товарные знаки. В 2009 году Google дополнительно изменил свою политику AdWord, теперь разрешающую использование товарных знаков как в рекламном тексте, так и в качестве рекламных ключевых слов. [1] [5] В результате изменения политики против Google было подано более двадцати исков о нарушении прав на товарный знак. [6]
В ответ на измененную политику AdWord Rosetta Stone , производитель популярного программного обеспечения для изучения иностранных языков, подала иск против Google за нарушение Закона Лэнхэма , заявив, что Google «помогает третьим сторонам вводить потребителей в заблуждение и незаконно присвоить товарные знаки Rosetta Stone, используя их в качестве триггеры "ключевого слова" для платных рекламных объявлений и их использование в тексте или заголовке платных рекламных объявлений ". [7] [8] [9] Rosetta Stone подала в суд конкретно за: прямое нарушение прав на товарный знак, соучастие в нарушении прав на товарный знак, косвенное нарушение прав на товарный знак и размывание товарного знака. [8] Розетта Стоун также подала иск о неосновательном обогащении в соответствии с законодательством штата Вирджиния. [8]
Окружной суд удовлетворил ходатайство Google о вынесении упрощенного судебного решения по всем претензиям Закона Лэнхэма, установив, что у потребителей не было путаницы, использование Google ключевых слов с товарными знаками было функциональным, а использование ключевых слов с товарными знаками было либо номинальным добросовестным использованием, либо способствовало увеличению Rosetta Узнаваемость бренда Stone. [1] Окружной суд также удовлетворил ходатайство Google об отклонении несправедливого иска Розетты Стоун о обогащении. [8] Розетта Стоун подала апелляцию в Четвертый округ по всем искам, которые рассмотрели дело de novo . [1]
Проведение суда
Четвертый округ отменил грант районного суда от упрощенного судопроизводства за прямое нарушение товарного знака, косвенного нарушение товарного знака и разбавление товарного знака. Суд подтвердил вынесение упрощенного судебного решения по иску о косвенном нарушении прав на товарный знак и поддержал ходатайство об отказе в удовлетворении иска о неосновательном обогащении по другой причине, нежели окружной суд. [1]
Анализ
Прямое нарушение прав на товарный знак
Чтобы преуспеть в прямом нарушении прав на товарный знак в соответствии с Законом Лэнхэма, истец должен доказать:
- Что у них есть действительный знак
- Ответчик использовал товарный знак в коммерческих целях и без разрешения истца.
- Ответчик использовал знак (или его имитацию) «в связи с продажей, распространением или рекламой» товаров или услуг; а также
- Использование знака ответчиком может ввести потребителей в заблуждение [1] [9]
При апелляции оспаривалась только «вероятность путаницы». [1] В четвертом судебном округе вероятность недоразумений определяется с учетом девяти факторов: (1) сила или отличительная черта марки истца, фактически используемой на рынке; (2) сходство двух товарных знаков с потребителями; (3) сходство товаров или услуг, которые идентифицируют знаки; (4) сходство средств, используемых владельцами знаков; (5) схожесть рекламы, используемой владельцами товарных знаков; (6) умысел ответчика; (7) фактическое замешательство; (8) качество продукции ответчика; и (9) изысканность потребителя. [10]
Суд сначала подтвердил ограниченный факторный анализ районного суда. [1] Окружной суд рассмотрел только намерение, фактическую путаницу и изощренность потребляющих общественных факторов. [8] Однако Суд отказался от аргументации районного суда по всем трем факторам. [1]
Суд указал на изменение политики Google в отношении товарных знаков AdWord и ожидание Google судебных исков по товарным знакам в результате этого изменения, чтобы обнаружить, что существует реальная проблема фактов в отношении намерений Google, и отменил решение окружного суда в порядке упрощенного судопроизводства. [1]
Что касается фактического заблуждения потребителей, суд постановил, что районный суд не учел должным образом недоразумение в отношении спонсорства. Закон Лэнхэма допускает путаницу у потребителей в отношении источника происхождения товаров или путаницу в отношении того, спонсируется ли товар держателем товарного знака. [9] Таким образом, суд счел рассмотрение районным судом фактических доказательств того, что потребители вводят в заблуждение, было ошибочным. [1] Рассматривая эти доказательства, Суд пришел к выводу, что показания реальных потребителей, свидетельствующие о путанице, и количество жалоб в центр обслуживания клиентов Rosetta Stone подняли реальный вопрос о том, действительно ли была путаница, и отменил решение окружного суда. вынесение упрощенного судебного решения. [1]
Наконец, Суд пришел к выводу, что изощренность потребляющей публики была слишком фактической, чтобы выносить решение по ходатайству о вынесении решения в упрощенном порядке. [1]
Функциональность
Доктрина функциональности в законе о товарных знаках запрещает права на товарный знак в функциональных особенностях продукта или его упаковки. ( 15 USC § 1052 (е) (5)) [9] Функциональный определяются как функция продукта, которая необходима для использования или целей артикула, или если эта особенность влияет на стоимость или качество статьи. [11]
Окружной суд пришел к выводу, что даже если Rosetta Stone сможет привести доводы в заблуждение потребителей, он вынесет упрощенное судебное решение по прямому иску о товарных знаках на основе доктрины функциональности. [8] Окружной суд установил, что ключевые слова выполняют важную функцию индексации, позволяя Google легко идентифицировать информацию в своих базах данных. [8] Окружной суд также установил, что ключевые слова выполняют рекламную функцию для потребителей, позволяя им находить определенную информацию, товары или услуги и сравнивать цены. [8]
Суд полностью отклонил применение доктрины функциональности в этих обстоятельствах. [1] Суд постановил, что подходящее место для анализа функциональности - это то, как товарный знак соотносится с функциональностью реального продукта, а не то, улучшает ли он работу компьютерной программы Google. [1]
Соучастное нарушение
Содействие нарушению прав происходит, когда производитель или дистрибьютор намеренно побуждает другого нарушить права на товарный знак или если он продолжает поставлять свой продукт тому, кто, как он знает или имеет основания знать, участвует в нарушении прав на товарный знак. В таких ситуациях производитель или дистрибьютор несет ответственность за любой ущерб, причиненный в результате обмана. [11] Общих знаний недостаточно; ответчик должен поставлять свой продукт или услуги «идентифицированным лицам», о которых он знает или имеет основания знать, что они участвуют в нарушении прав на товарный знак. [1]
Окружной суд сослался на дело Tiffany Inc. против eBay, Inc. , где Второй судебный округ отклонил иск о нарушении прав на товарный знак против eBay со стороны Tiffany's , чтобы вынести решение против иска Rosetta Stone о дополнительном нарушении прав. [8] В этом случае Второй судебный округ постановил, что получение тысяч уведомлений о поддельных ювелирных изделиях Tiffany не означает «знает или имеет основание знать» от имени eBay. [12] Окружной суд счел доставку Rosetta Stone около 200 уведомлений о спонсорских ссылках, рекламирующих поддельное программное обеспечение Rosetta Stone, было недостаточным для доказательства того, что Google знал или имел основания знать, что сайты нарушают права на товарный знак. [8]
Суд отменил это постановление, установив, что оценка окружным судом доказательств, найденных Розеттским камнем, не соответствовала его бремени вынесения решения в порядке упрощенного судопроизводства. [1] Однако вопрос заключался в том, выполнила ли Google свое бремя упрощенного судебного разбирательства и предоставила ли доказательства в поддержку претензии Розетты Стоун, и что решение по делу Tiffany Inc. против eBay, Inc. было решено после судебного разбирательства и, следовательно, ограниченного применения здесь Суд отменил решение районного суда об упрощенном судопроизводстве. [1]
Неосновательное обогащение
Окружной суд постановил, что Rosetta Stone не выдвинула требования о неявном обещании заплатить, таким образом удовлетворив ходатайство Google об отклонении. [8] Суд счел это неправильным толкованием несправедливого стандарта обогащения, но оставил в силе ходатайство об отклонении на том основании, что Rosetta Stone не привела фактов, свидетельствующих о том, что она принесла Google выгоду, за которую Google должен разумно рассчитывать. [1]
Размывание товарного знака
В 1996 году Конгресс принял Федеральный закон о размывании товарных знаков (с поправками, внесенными в 2006 году в связи с принятием Закона 2006 года о пересмотре Закона о размывании товарных знаков ), который установил федеральное требование о размывании товарных знаков . [13] сформулировать первый взгляд разбавления утверждают , истец должен признать себя , что:
- У нее есть знаменитая марка, отличительная черта
- Ответчик начал использовать в торговле товарный знак, который якобы размывает известный товарный знак.
- Что сходство между товарным знаком Ответчика и известным товарным знаком вызывает ассоциацию между товарными знаками; а также
- Что ассоциация может ухудшить различимость известного знака или нанести вред репутации известного знака [9]
Размывание товарного знака не основывается на введении в заблуждение потребителей, вместо этого разбавление связано с уменьшением продаж и стоимости установленного товарного знака за счет его несанкционированного использования другими лицами. [12]
Окружной суд удовлетворил ходатайство Google о вынесении решения в порядке упрощенного производства по иску о разводнении по двум причинам. [8] Во-первых, компания Google использовала знак Rosetta Stone не для идентификации собственных товаров и услуг, и поэтому положения о добросовестном использовании Закона Лэнхэма защищали Google от претензий Rosetta Stone. [8] Во-вторых, товарный знак Rosetta Stone не был разбавлен, потому что Rosetta Stone не смог установить, что использование Google могло ухудшить отличительные особенности знаменитого знака или нанести ущерб репутации известного знака. [8] Вынося решение против разбавления, окружной суд в первую очередь полагался на рост узнаваемости бренда Rosetta Stone после введения новой политики Google в отношении товарных знаков AdWord. [8]
Что касается добросовестного использования, Суд пришел к выводу, что номинальные положения о добросовестном использовании являются защитой, возлагая бремя доказывания на Google, а не на Розеттский камень. [1] Кроме того, окружной суд не смог проанализировать, действовал ли Google добросовестно, что является требованием добросовестного использования. [1]
Что касается второй причины, Суд установил, что вероятность разбавления представляет собой шестифакторный анализ, в котором суд должен рассмотреть:
- Степень сходства между товарным знаком или торговым наименованием и известным товарным знаком.
- Степень присущей или приобретенной отличительной способности известного знака.
- Степень, в которой владелец известного знака участвует в практически исключительном использовании знака
- Степень узнаваемости знаменитого знака
- Намерял ли пользователь знака или торгового наименования создать ассоциацию со знаменитым товарным знаком.
- Любая фактическая связь между товарным знаком или фирменным наименованием и известным товарным знаком [1]
Окружной суд проанализировал только один фактор - степень признания марки Розеттского камня. [1] Суд вернул решение, чтобы суд низшей инстанции мог учесть дополнительные факторы, которые могут применяться. [1]
Последующее развитие
Прежде чем могло начаться новое судебное разбирательство, Розетта Стоун и Google согласились урегулировать все претензии. [14] 31 октября 2012 года две компании опубликовали совместное заявление через Reuters, в котором говорится: «Rosetta Stone Inc и Google согласились отклонить трехлетний судебный процесс о нарушении прав на товарный знак между ними и конструктивно сотрудничать в борьбе с онлайн-рекламой для поддельные товары и предотвращение неправомерного использования и злоупотребления товарными знаками в Интернете ». [14] Условия мирового соглашения не разглашаются. [14]
Подразумеваемое
Google полагается на AdWord как на основной источник дохода для своего бизнеса с оборотом 60 миллиардов долларов. [15] Хотя неизвестно, какая часть этой выручки связана с товарными знаками, отрицательное решение могло существенно повлиять на доход Google. [15]
После решения Второго округа по делу Rescuecom Corp. против Google Inc. было справедливо установлено, что реклама по ключевым словам удовлетворяет принципу «использования в коммерции» прямого нарушения прав на товарный знак. [16] [17] Это решение сместило вопрос о том, есть ли у компании действительный иск о товарном знаке против Google AdWord, на то, может ли владелец товарного знака доказать вероятность недоразумений. [18] Решение суда по делу Розетта Стоун против Google о существовании действительно существенных фактов в отношении вопроса о намерениях Google, о том, действительно ли было замешательство клиентов и изощренность потребителя, первоначально рассматривалось как предоставление владельцам товарных знаков возможности доказать вероятность путаницы в прямых исках о нарушении прав на товарный знак против Google и других рекламодателей по ключевым словам. [18] Мировое соглашение сторон, однако, лишило возможности доказать эту теорию и, по сути, разрешило последний серьезный вызов новой политике Google в отношении товарных знаков. [2] В настоящее время, благодаря многочисленным победам Google в исках о нарушении прав на товарный знак в Соединенных Штатах, а также недавней победе Google в Европейском суде , комментаторы начинают заявлять, что программы рекламы по ключевым словам поисковых систем защищены от исков о нарушении прав на товарный знак. [2]
Смотрите также
Основная информация
- Торговая марка
- Нарушение прав на товарный знак
- Размывание товарного знака
- Правовые аспекты вычислений
- Киберзакон
- Виртуальная собственность
Случаи
- Rescuecom Corp. против Google Inc. 562 F.3d 123 (2-е обращение 2009 г.).
- 1-800 Контакты v. Lens.com 2013 WL 3665627 (10-е обращение 2013 г.).
- Brookfield Communications, Inc. против West Coast Entertainment Corp. , 174 F.3d 1036 (9th Cir.1999).
- Network Automation, Inc. против Advanced Systems Concepts, Inc. , 638 F.3d 1137 (9-й округ, 2011 г.).
- Google France против Louis Vuitton , Европейский суд, решение от 23 марта 2010 г., C-236/08 - C-238/08.
Рекомендации
- ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т у V ш х Розеттский камень ст. Google , 676 F.3d 144 (4 - ый Cir. 2012).
- ^ a b c d "Еще одно подтверждение того, что Google выиграл всемирную битву за товарный знак AdWords" , Forbes , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ а б в "Насколько точно работает Google AdWords?" , Forbes , дата обращения 22 февраля 2014 г.
- ^ Майлз, Дэвид. «Секреты аукциона Google Рекламы» . Машина КПП . Дата обращения 6 сентября 2019 .
- ^ «Обновление политики США в отношении текстов объявлений в отношении товарных знаков» , Inside AdWords , blogspot , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ «Дополнительные доказательства того, что конкурентная реклама по ключевым словам приносит пользу владельцам товарных знаков» , Forbes , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Rosetta Stone v. Google Жалоба , извлекаться Феврале +22, 2014
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Розетта Стоун против Google , 730 F. Supp. 2д 531 (2010).
- ^ а б в г д «Закон Лэнхэма» . Проверено 22 февраля 2015 года .
- ^ Джордж & Co., LLC v. Воображение Entm't Ltd. , 575 F.3d 383 (четвёртая Cir. 2009).
- ^ a b Inwood Labs против Ives Labs , 456 F.3d 844 , 850 n.10 (Верховный суд 1982 г.).
- ^ a b Tiffany Inc. против eBay, Inc. , 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).
- ^ "Разбавление (торговая марка)" , Векс Юридический словарь , Cornell University Law School , извлекаться 22 февраля 2014 года
- ^ а б в «Розеттский камень и Google урегулировали иск о товарных знаках» , Reuters , Reuters , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ а б «Доход Google выше, но прибыль не оправдывает ожиданий» , New York Times , данные получены 22 февраля 2014 г.
- ^ Rescuecom Corp против Google , 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).
- ^ Second Circuit утверждает, что продажи рекламы Google по ключевым словам могут быть использованы в торговле - Rescuecom против Google , Блог о технологиях и маркетинге , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ а б «Ирен Сулейман, Доказательство вероятности путаницы остается непростой задачей для владельцев товарных знаков в делах о рекламе по ключевым словам » , Berkeley Tech. LJ Bolt , Berkeley Tech. LJ Bolt , получено 22 февраля 2014 г.
дальнейшее чтение
- Эйткен, Бенджамин. «РЕКЛАМА, СВЯЗАННАЯ С КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ, НАРУШЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И СОГЛАСОВАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ GOOGLE» . Duke Law & Technology Review.
- Гольдман, Эрик (28 сентября 2014 г.). «Владельцы товарных знаков просто не могут выиграть дела о рекламе по ключевым словам - EarthCam против OxBlue» .
- Гольдман, Эрик (31.07.2013). «Дополнительные доказательства того, что конкурентная реклама по ключевым словам приносит пользу владельцам товарных знаков» . Forbes .
- Оррик, Сара Уэллс (01.09.2013). «Расшифровка Розеттского камня: почему принцип наименьших затрат раскрывает кодекс соучастия в нарушении прав на товарные знаки в рекламе по ключевым словам» . Журнал Berkeley Technology Law Journal.
- Судебное толкование этого закона гласит, что природные явления, законы природы и абстрактные идеи сами по себе не являются патентоспособными (хотя конкретное применение закона природы или абстрактная идея может быть патентоспособным). [1]
Внешние ссылки
- Текст Rosetta Stone v. Google , 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012) доступен по адресу : CourtListener Google Scholar Leagle 4th Circuit ( опровержение )
- ^ См., Например, Mayo Collaborative Servs. v. Promrtheus Labs. Inc. , 132 S. Ct. 1289 (2012); Alice Corp. против CLS Bank Int'l , 134 S.Ct. 2347. 2359 (2014).