KSR Int'l Co. против Teleflex Inc. , 550 US 398 (2007), является решением Верховного суда Соединенных Штатов по вопросу очевидности применительно к патентным искам . [1]
KSR против Teleflex | |
---|---|
Аргументирована 28 ноября 2006 г. Решена 30 апреля 2007 г. | |
Полное название дела | KSR International Co. против Teleflex Inc. и др. |
Номер досье | 04-1350 |
Цитаты | 550 US 398 ( подробнее ) |
История болезни | |
Прежний | Судебное решение вынесено в отношении ответчика, 298 F. Supp. 2d 581 ( ED Mich. 2003); rev'd, 119 F. App'x 282 ( Fed. Cir. 2005); сертификат предоставлено, 547 U.S. 902 (2006). |
Последующий | Подтверждая решение окружного суда, 228 F. App'x 988 (Федеральный округ, 20 июня 2007 г.) ( неопубликованное мнение ) |
Держа | |
Федеральный округ допустил ошибку, жестко применив узкий стандарт обучения / предложения / мотивации для очевидности в соответствии с 35 USC §103, для предотвращения применения соображений «очевидного для попытки» и для слишком жесткого ограничения использования ретроспективного взгляда в противоречие с более широкой очевидностью. оценка установлена в Грэхэме . Федеральный округ отменен и возвращен. | |
Членство в суде | |
| |
Заключение по делу | |
Большинство | Кеннеди, к которому присоединились единодушные |
Применяемые законы | |
35 Свода законов США, § 103 |
История болезни
Teleflex подал в суд на KSR International , утверждая, что один из продуктов KSR нарушает патент Teleflex [2] на подключение регулируемой педали управления автомобилем к электронному дроссельному блоку . KSR утверждала, что сочетание этих двух элементов было очевидным, и поэтому формула не подлежала патенту . Окружной суд вынес решение в пользу KSR, [3] , но Апелляционный суд федерального округа отменен в январе 2005 года [4]
Устные аргументы были заслушаны Верховным судом 28 ноября 2006 г. Интересы истца, KSR, представляли Джеймс У. Дабни и академик патентного права Джон Ф. Даффи . Заместитель генерального солиситора Томас Г. Хунгар представлял правительство, которое встало на сторону петиционера. Томас С. Гольдштейн выступал от имени ответчика, Teleflex. [5]
Решение
30 апреля 2007 г. Верховный суд единогласно отменил решение Федерального округа, постановив, что оспариваемое требование 4 патента было очевидным в соответствии с требованиями 35 USC §103, и что, «отклоняя постановления окружного суда, Суд Апелляционный комитет проанализировал этот вопрос в узкой и жесткой манере, несовместимой с §103 и нашими прецедентами », имея в виду применение Федеральным округом теста« обучение-внушение-мотивация »(TSM) . [1]
Стандарт «специалист в данной области техники»
Судья Кеннеди подчеркнул, что, хотя его мнение было направлено на исправление «ошибок закона, допущенных Апелляционным судом в этом деле», необходимо отменить решение Федерального округа в свете неправильного применения Федеральным округом закона о контроле Верховного суда: "Однако, как ясно показывают наши прецеденты, при анализе не нужно искать точные учения, направленные на конкретный предмет оспариваемого иска, поскольку суд может принять во внимание выводы и творческие шаги, которые может предпринять человек с обычными навыками в данной области. нанять. " Мнение Кеннеди гласило: «Человек с обычными навыками - это также человек с обычным творчеством, а не автомат». Он признал, что его описание человека, обладающего обычными навыками в данной области (PHOSITA), не обязательно противоречит делам Федерального округа , в которых PHOSITA описывается как обладающая « здравым смыслом » и которая может найти мотивацию «неявно в предшествующем уровне техники».
Очевидность
При общем описании критерия очевидности Суд в значительной степени не высказал возражений:
При определении того, очевиден ли предмет патентной формулы, ни конкретная мотивация, ни заявленная цель патентообладателя не учитываются. Важен объективный охват претензии. Если требование распространяется на то, что очевидно, оно недействительно согласно §103. Один из способов доказать очевидность предмета патента - это отметить, что на момент изобретения существовала известная проблема, для которой существовало очевидное решение, охватываемое формулой изобретения. [1]
Однако, когда стандарт был применен к фактам, рассматриваемым Судом, Суд заявил:
Правильный вопрос, который нужно было задать, заключался в том, видел ли бы разработчик педалей с обычными навыками, сталкивающийся с широким спектром потребностей, созданных разработками в этой области, улучшение [патента предшествующего уровня техники] датчиком. [1]
Суд предложил несколько критериев, по которым можно отклонить патентный иск по очевидности:
Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными методами для получения предсказуемых результатов;
Простая замена одного известного элемента на другой для получения предсказуемых результатов.
Использование известной техники для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом.
«Очевидно, что нужно попробовать» - выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха.
Известная работа в одной области может побуждать к ее вариациям для использования либо в той же самой области, либо в другой, основанной на дизайнерских стимулах или других рыночных силах, если вариации предсказуемы для среднего специалиста в данной области.
Подразумеваемое
После принятия решения возникло много споров, особенно по поводу последствий для теста TSM и концепций, включая «очевидное, что нужно попробовать», « специалист с обычными навыками в данной области » и итоговое суждение . Хотя прямо не осуждает тест TSM , есть несколько резких формулировок в отношении него и применения теста Федеральным округом. В заключении говорилось, что применение запрета на патенты, заявляющие очевидный предмет, «не должно ограничиваться тестом или формулировкой, слишком ограниченными, чтобы служить своей цели». В заключении действительно осуждаются процедуры, запрещающие использование «здравого смысла» во многих случаях, в том числе в тех случаях, когда «жесткие превентивные правила, которые не позволяют исследователям использовать здравый смысл, однако, не являются необходимыми в соответствии с нашим прецедентным правом и не согласуются с ним». [1] Главный судья Федерального округа Поль Мишель сказал, что, согласно его интерпретации, тест TSM остается частью расчета очевидности, «но он дает нам убедительные инструкции о том, как следует применять этот тест». [6]
Статистическое исследование [7] отметило многократное увеличение процента патентов, признанных недействительными в ходе испытаний как на основании новизны, так и на основании неочевидности до и после сертификации в KSR. Этот процент снизился почти до уровня, существовавшего до КСР, через 2 года после КСР.
В LeapFrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc. , [8] федеральный округ начало применения KSR дела, держа патент США 5,813,861 [9] недействительным , как очевидно. В деле Perfect Web Technologies, Inc. против InfoUSA, Inc. был применен анализ очевидности в стиле KSR . [10]
Совет USPTO по патентным апелляциям и вмешательствам (BPAI) ссылается на KSR примерно в 60% своих решений, касающихся очевидности, независимо от того, подтверждает ли он отказ патентного эксперта или отменяет отказ. [11] Общие показатели обратного развития остались примерно на том же уровне, что указывает на то, что KSR не сделала все изобретения очевидными внезапно. BPAI подчеркивает, что эксперты по-прежнему должны приводить веские причины для отказа. Руководство USPTO подкрепило этот акцент меморандумом для всех директоров по технологиям, инструктируя их, что при отказе от очевидности «по-прежнему необходимо определить причину, по которой специалист в данной области техники скомбинировал бы элементы предшествующего уровня техники таким образом. заявлено ". [12]
Смотрите также
- Работы, связанные с KSR International Co. против Teleflex Inc. в Wikisource
- Грэм против John Deere Co. (1966 г.)
- Список дел Верховного суда США, том 550
- Список дел Верховного суда США
Рекомендации
- ^ a b c d e KSR Int'l Co. против Teleflex Inc. , 550 U.S. 398 (2007). Эта статья включает материалы из этого правительственного документа США, являющиеся общественным достоянием .
- ^ Патент США 6237565 . «Регулируемый педальный узел с электронным управлением дроссельной заслонкой», 2001-05-29
- ^ Teleflex Inc. против KSR Int'l Co. , 298 F. Supp. 2d 581 ( ED Mich. 2003).
- ^ Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co. , 119 F. App'x 282 ( Fed. Cir. 2005).
- ^ Оральный Довод Стенограмма , 2006-11-28
- ^ Подробнее о влиянии KSR , Лоуренс Эберт, блог SCOTUS, 2007-05-01
- ^ Mojibi, A. (2010). "ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ KSR V. TELEFLEX НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПАТЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕПИ" Albany Law Journal of Science and Technology 20 (3): 559-596.
- ^ Leapfrog Enterprises, Inc. против Fisher-Price, Inc. , 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007).
- ^ Патент США 5,813,861
- ^ Perfect Web Technologies, Inc. против InfoUSA, Inc. , 587 F.3d 1324 (Федеральный округ, 2009 г.).
- ^ Новотарски, Марк, «Использование KSR для преодоления отказа от очевидности» , « Интеллектуальная собственность сегодня» , сентябрь 2007 г.
- ^ Focarino, Маргарет, заместитель комиссара по операциям, "решение о KSR Int'l. Co., v. Teleflex, Inc. Верховный суд", внутренней записке технологии артдиректоров подразделений USPTO, 3 мая 2006 USTPO
Внешние ссылки
- Текст дела KSR Int'l Co. против Teleflex Inc. , 550 U.S. 398 (2007) доступен по адресу : Justia Oyez (аудиозапись устного выступления), Верховный суд ( опровержение )