Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Закон Лихи-Смита об изобретениях Америки
Great Seal of the United States
Длинное названиеВнести поправку в заголовок 35 Кодекса Соединенных Штатов, чтобы предусмотреть патентную реформу.
Акронимы (разговорный)AIA
НикнеймыПатентная реформа
Принят112th Конгресс Соединенных Штатов Америки
Эффективный16 сентября 2012 г.
Цитаты
Публичное право112–29
Устав в целом125 Стат. С 284 по 125 стат. 341 (57 страниц)
Законодательная история
Патентное право США
Законодательство
Типы патентных притязаний
Процедуры
Другие темы

Закон Лихи-Смита «Америка об изобретениях» ( AIA ) - это федеральный закон Соединенных Штатов, который был принят Конгрессом и подписан президентом Бараком Обамой 16 сентября 2011 года. Этот закон представляет собой наиболее значительное законодательное изменение патентной системы США с тех пор, как Патентный закон 1952 года и тесно напоминает ранее предложенный законопроект в Сенате в своей предыдущей сессии ( Закон Патентной реформы 2009 ). [1]

Названный в честь его ведущих спонсоров, сенатора Патрика Лихи ( D - VT ) и члена палаты представителей Ламара Смита ( R - TX ) [2], Закон переключает патентную систему США с «первого изобретателя» на «первого изобретателя, который подаст заявку. "система исключает вмешательство и развивает возражение после выдачи патента. Его основные положения вступили в силу 16 сентября 2012 г. и 16 марта 2013 г.

Положения [ править ]

Первая подача и льготный период [ править ]

Патент США

Закон изменил права США на патент с предыдущей системы « первым изобретателем » на систему « первым изобретателем » для патентных заявок, поданных 16 марта 2013 г. или позднее. Закон также расширил определение термина предшествующий уровень техники, используемый при определении патентоспособности. Действия и предшествующий уровень техники, которые препятствуют патентоспособности в соответствии с Законом, включают публичное использование, продажи, публикации и другие раскрытия информации, доступные для общественности в любой точке мира на дату подачи, кроме публикаций изобретателя в течение одного года с момента подачи (публикация изобретателя) -условный льготный период »), независимо от того, подает ли третья сторона также заявку на патент. Закон также значительно расширил известный уровень техники, включив в него зарубежные предложения о продаже и публичном использовании.[3] Кандидатам, которые не публикуют свои изобретения до подачи заявки, льготный период не предоставляется.

Производство в Патентном ведомстве США по разрешению споров о приоритете среди почти одновременных изобретателей, подавших заявки на одно и то же изобретение (« процедура вмешательства »), было прекращено, поскольку приоритет в соответствии с Законом определяется на основе даты подачи. Административная процедура, называемая « производной процедурой », аналогичная той, которая используется в настоящее время в рамках некоторых процедур вмешательства, предназначена для того, чтобы гарантировать, что первое лицо, подавшее заявку, на самом деле является первоначальным изобретателем и что заявка не была получена от другого изобретателя. [4]

AIA называет новый режим «первым изобретателем-подателем» (FITF). Этот новый режим действует не так, как режим «первым изобретателем» (FTI), ранее действовавший в США, и различные режимы «первому заявителю» (FTF), действовавшие в остальном мире. В каждом из этих трех разных режимов могут быть разные результаты, в зависимости от того, публикуют ли или подают заявки на патенты два разных изобретателя и как. [5]

Оппозиционные процедуры [ править ]

Закон пересмотрел и расширил процедуры возражения после выдачи патента. Закон сохранил существующую повторную экспертизу ex parte ; [6] добавлены предварительные заявки третьих лиц; [7] расширена повторная проверка inter partes , которая была переименована в inter partes review ; [8] и добавлен обзор после гранта. [9]

Дополнительные изменения [ править ]

Закон об изобретениях Америки включал следующие изменения: [10]

  • Изобретения в налоговой стратегии : любая стратегия сокращения, избежания или отсрочки налоговых обязательств, известная или неизвестная на момент изобретения или заявки на патент, считается недостаточной для дифференциации заявленного изобретения от известного уровня техники.
  • Ложная маркировка : Закон устранил иски о ложной маркировке , если только они не были поданы правительством США или конкурентом, который может доказать конкурентный ущерб. Кроме того, маркировка продукта патентом, который ранее распространялся на продукт, но с тех пор истек, больше не является нарушением.
    Также в 2011 году Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу разъяснил стандарты для рассмотрения ложных претензий по патентному маркетингу, которые стали источником многочисленных судебных разбирательств, предоставив стандарт, согласно которому жалоба на ложную патентную маркировку должна содержать некоторые объективные признаки, позволяющие сделать разумный вывод. что ответчик знал об истечении срока действия патента. [11]
  • Подача заявки другим лицом, кроме изобретателя : организация может подать заявку от имени изобретателя, который уступил или имеет обязательство уступить права на изобретение организации (или если организация иным образом имеет финансовую заинтересованность в изобретении), не обращаясь к изобретателю. оформление заявки. Однако любой выданный патент принадлежит изобретателю при отсутствии письменного поручения изобретателя или имущества изобретателя юридическому лицу.
  • Наилучший режим : хотя изобретатель по-прежнему обязан «изложить» лучший способ реализации изобретения, неспособность раскрыть лучший способ не является основанием для признания недействительным или не имеющего исковой силы выданного патента. [12] Закон формально сохраняет требование о наилучшем режиме, но, делая недостаточное раскрытие информации более не допустимой защитой от нарушения патентных прав, закон делает наилучший режим не имеющим исковой силы. Это заставило многих патентных юристов задуматься, почему это требование вообще было сохранено. [13]
  • Защита прав предыдущих пользователей : если физическое или юридическое лицо начинает использовать изобретение («пользователь») более чем за год до того, как последующий изобретатель подает заявку на патент на то же изобретение, то пользователь будет иметь право продолжать использовать изобретение в таким же образом после выдачи патента последующему изобретателю, если пользователь не получил изобретение от последующего изобретателя. Эти предыдущие права пользователя ограничены по объему и возможности передачи, а также имеют ограниченную применимость к патентам, принадлежащим университетам.
  • Микро-сущность : AIA добавила статус микро-сущности. Микро-субъект включает независимого изобретателя с валовым доходом за предыдущий календарный год менее чем в 3 раза выше среднего национального дохода домохозяйства, который ранее подал не более четырех непременных патентных заявок, не считая тех, которые изобретатель был обязан передать работодатель. Микро-субъект также включает университет или изобретателя, обязанного передать изобретение университету. Микропредприятие имеет право на 75% -ное сокращение многих патентных пошлин, уплачиваемых Патентному ведомству США во время судебного преследования заявки на патент США. Ожидается, что патентное ведомство разработает правила, определяющие, какие сборы будут иметь право на снижение и как совместные изобретатели могут считаться микропредприятиями. [14]
  • Конфиденциальная продажа : Верховный суд в деле Helsinn Healthcare SA против Teva Pharmaceuticals USA, Inc. единогласно постановил, что AIA не отменяет давнее правило, согласно которому конфиденциальные продажи продуктов, содержащих запатентованную технологию, знаменуют начало годичного периода до подать патент. [15]

Экономия от малого предприятия (до принятия мер, основанная на комиссионных сборах малых предприятий и включает 15% надбавку) для микропредприятия (после действия):

Тип комиссии USPTO *ПередПослеРазница
Базовая плата за коммунальные услуги165 долл. США70 долларов США95 долларов США
Комиссия за поиск коммунальных услуг270 долл. США150 долларов США120 долларов
Плата за коммунальный экзамен110 долл. США180 долларов США- 70 долларов США
Комиссия за выпуск755 долларов США240 долл. США515 долл. США
Плата за 3,5 года490 долл. США400 долл. США90 долларов США
Плата за 7,5 года1240 долл. США900 долларов США340 долларов США
Плата за 11,5 года2 055 долл. США1850 долл. США205 долл. США
ИТОГО5 085 долл. США3790 долл. США1 295 долл. США

Изменения в практике ВПТЗ США [ править ]

  • Орган по установлению сборов . USPTO дается власти корректировать свои взносы таким образом , что «в совокупности» ВОССТАНОВИТЬ сметные расходы своей деятельности. [10]
  • Рассмотрение повторной экспертизы inter partes . Прямая апелляция в федеральный округ является единственным вариантом судебного пересмотра дел о пересмотре inter partes . [10]
  • Дополнительные объекты USPTO . Открывает дополнительные вспомогательные офисы ВПТЗ США, первые из которых будут расположены в Детройте, штат Мичиган . [10]
  • Предоставление информации об известном уровне техники третьей стороной . Третьи стороны могут представить предшествующий уровень техники в опубликованную заявку, если предшествующий уровень техники представлен до более поздней из следующих дат: даты отправки по почте первого действия офиса или шести месяцев после публикации. [10]

Законодательная история [ править ]

Сенатор Патрик Лихи (D-VT) представил аналогичный законопроект S. 23 в Сенате США 25 января 2011 г. с семью соавторами (также членами Судебного комитета ), включая сенаторов Coons (D-DE), Grassley ( R-IA), Hatch (R-UT), Klobuchar (D-MN), Kyl (R-AZ), Либерман (I-CT) и Sessions (R-AL). Судебный комитет единогласно одобрил законопроект, и Сенат США принял его 8 марта 2011 г. 95 голосами против 5. HR 1249: принят Судебным комитетом Палаты представителей14 апреля 2011 г. 32 голосами против 3. [16]

Палата представителей приняла свою версию закона ( HR 1249 ) 23 июня 2011 года 304-117 голосами, при этом шестьдесят семь республиканцев и пятьдесят демократов проголосовали против законопроекта. [17] 8 сентября 2011 года Сенат одобрил версию Палаты представителей 89 голосами против девяти партий. [18] 16 сентября 2011 года президент Барак Обама подписал закон на церемонии в Средней школе науки и технологий Томаса Джефферсона в Северной Вирджинии . [19]

Политические дебаты [ править ]

Сторонники законопроекта утверждали, что он может уравновесить игровое поле, устранив уловки, которые хорошо финансируемый нарушитель в настоящее время может использовать против стартапа, владеющего запатентованной технологией.

Сторонники законопроекта предположили, что технологические компании подвергаются беспрецедентной волне патентных исков, сдерживая инновации и создавая перегруженную и летаргическую патентную систему. Сторонники Закона об изобретениях Америки утверждали, что он создаст рабочие места, поддержит инновации, упростит патентную систему, сократит количество патентных споров и сохранит конкурентоспособность США на глобальном уровне. [ необходима цитата ]

Противники законопроекта утверждали, что он приведет к результатам, аналогичным результатам патентных систем других стран, на основе которых он был смоделирован: действующие участники рынка еще больше укрепятся, темпы создания стартапов упадут до уровней в других странах, а доступ к бизнес-ангелам и бизнес-партнерам упадет до уровня других стран. венчурный капитал упадет до уровня других стран, как описано в разделе «Влияние изменений» ниже. Стартап, который полагается на патенты для защиты от конкурентного риска, в рамках AIA потеряет защиту предыдущего режима, чтобы собрать капитал, стратегических партнеров и время для НИОКР и тестирования. Стартап, подверженный риску копирования со стороны авторитетного игрока на рынке, не сможет привлечь венчурный капитал, а значит, ему не хватит финансовых ресурсов, необходимых для коммерциализации стартапа ».изобретение и развитие компании. Ослабление патентной защиты снижает стимулы для инвестиций и развития.[20]

Кроме того, противники законопроекта указали, что предлагаемые изменения создают больше возможностей для обвиняемых нарушителей и ослабляют права патентообладателей [21] [22] [23], и что патентная реформа должна оставаться в руках судебной системы. Противники утверждают, что патентная реформа должна ограничиваться административными реформами ВПТЗ США . [24] Время, усилия и деньги, которые будут потрачены после выдачи в соответствии с AIA на рассмотрение между сторонами и рассмотрение после выдачи гранта, лучше потратить на улучшение первоначальной экспертизы. [25]По словам патентного поверенного и специалиста по повторной экспертизе Таране Магхаме, «корень проблемы, которую пытается решить процесс повторной экспертизы, может быть лучше решен, если в первую очередь будут выданы качественные патенты». [25]

Первый файл Inventor и льготный период [ править ]

Сторонники AIA утверждали, что это упростит процесс подачи заявок и приведет патентное право США в большее соответствие с патентным законодательством других стран, большинство из которых работают по системе "первой подачи". [26] Сторонники также утверждали, что это устранит дорогостоящие процедуры вмешательства в ВПТЗ США [27] и уменьшит недостатки заявителей из США при поиске патентных прав за пределами США. [28]

Противники утверждали, что система «первый изобретатель-податель» отдает предпочтение более крупным фирмам с хорошо налаженными внутренними процедурами патентования, патентным комитетам и штатным поверенным, а не изобретателям из малого бизнеса. Они утверждали, что закон ослабит патентную защиту только в Америке. [29] [30] Оппоненты также утверждали, что это (i) вызовет потерю патентных прав из-за нового известного уровня техники, опубликованного после даты изобретения, но до даты подачи заявки, (ii) ослабит текущий льготный период, чтобы на него нельзя было полагаться. , вынуждая изобретателей вести себя так, как будто не было льготного периода, [31] (iii) заменить «вмешательства» дорогостоящими процедурами вывода, которые обычно даже дороже, чем вмешательство, [32](iv) создавать «гонку в Патентное ведомство» с каждой новой идеей, увеличивая количество поданных патентных заявок, с сопутствующими расходами на гонорары адвокатам и отвлечением персонала компании на подготовку патентных заявок, [33] (v) увеличивать экспертизу отставание в USPTO , [ необходима цитата ] (vi) ничего не делает для снижения затрат заявителей из США на получение патентов за пределами США, и (vii) снижает среднее качество патентов. [34] [35] [36] [37] [38]

Было обнаружено, что предлагаемый новый режим ведет себя больше как новый и уникальный вид патентной системы с характеристиками как режима FTI, так и FTF, а не как гармонизированная система, разделяющая характеристики обоих. [39]

Оппоненты указали, что в рамках программы «Перво изобретатель» компания, располагающая обширными ресурсами, могла бы выбрать практику «Первого к открытию», просто поспешив в патентное ведомство, как только появилось каждое изобретение, что устраняет необходимость вести учет концепции изобретения. . Некоторые указали, что эти изменения переводят США с системы «первым кто задумал» на систему «первым приступит к практике». Между тем, компания с ограниченными ресурсами может по-прежнему использовать метод First-to-Invent, подавая только те патенты, которые имеют значение после получения финансирования. В случае First- (Inventor) -to-File обратное неверно: все стороны, независимо от их ресурсов, должны придерживаться «гонки за патентное ведомство». Это ставит мелкие организации в невыгодное положение по сравнению с крупными.

Многие комментаторы подняли вопрос о том, будет ли переход на FTF конституционным. Статья I, Раздел 8 Конституции гласит: «Содействовать прогрессу ... полезных искусств, обеспечивая на ограниченное время ... Изобретателям исключительное право на их соответствующие ... открытия». Термин «изобретатель» означает «изобретатель первым». Аргумент комментаторов обычно состоит из двух частей: (1) «Изобретать» означает «создавать то, чего раньше не существовало». (2) Следовательно, согласно стандартным определениям нашего языка, принятие FTF потребует внесения поправок в конституцию. Все рецензируемые статьи, опубликованные в научных журналах, обнаружили эту или аналогичные проблемы. [40] [41] [42]По этой причине новый AIA - это не первый файл, а «первый изобретатель файловой системы». Это устраняет между двумя сторонами, каждая из которых изобретает независимо, ретроспективный анализ туманных аргументов об «изобретательстве». Вместо этого он вознаграждает тех, кто изобретает, а затем записывает в первую очередь.

Канада перешла с FTI на FTF в 1989 г. и испытала ощутимый «неблагоприятный эффект на отечественные отрасли и сместила структуру собственности на запатентованные изобретения в сторону крупных корпораций, а не независимых изобретателей и малых предприятий». [43]

Судебный пересмотр решений о повторной экспертизе [ править ]

Противники отметили, что AIA содержит положение, которое будет лишать правообладателей патентов добиваться судебного пересмотра неблагоприятных решений USPTO при пересмотре патентов ex parte посредством гражданского иска в окружном суде - право, которое существовало в соответствии с 35 USC  § 306 / § 145 с тех пор. начало повторной экспертизы в 1980 году. Они утверждали, что отмена этого права оставит прямую апелляцию в Федеральном округе в качестве единственного средства судебной защиты - недопустимый сценарий для владельцев патентов, которым необходимо полагаться на доказательства, которые были недоступны на стадии административного обжалования. [44] Противники утверждали, что это положение усугубит повторную экспертизу ex parte.злоупотребления, создавая беспрецедентную беспрецедентную гонку вокруг федеральных окружных судов в потенциально всех патентных спорах. Они предупредили, что предполагаемые нарушители просто подадут ex parte запросы на повторную экспертизу в ВПТЗ США, получат окончательное решение агентства, подлежащее рассмотрению только Федеральным округом, по сути в обход федеральных судов. Оппоненты опасались, что, учитывая уважение, которое Федеральный округ должен оказать агентству ( Зурко ), большое количество потенциальных / предполагаемых нарушителей выберут этот новый благоприятный путь для оспаривания патента, подавляя ВПТЗ США, что приведет к гораздо более длительным задержкам в повторной экспертизе и задержанию патентообладателей ''. патентные права в течение многих лет.

Противодействие после выдачи гранта [ править ]

Адвокаты утверждали, что разрешение оспаривания патента в первый год после выдачи или повторной выдачи патента улучшит качество патента за счет предоставления доступа третьей стороне. Противники отмечают, что: (a) рассмотрение inter partes согласно законопроекту [45] позволяет третьей стороне оспаривать действительность любого пункта (заявлений) в патенте * после * первого года; (b) повторные экзамены фактически используются не как альтернатива судебному разбирательству, а скорее как дополнение к судебному разбирательству. В 2008 финансовом году 62% текущих повторных экзаменов inter parte и 30% повторных экзаменов ex parte одновременно рассматривались в судебном порядке; [46](c) хищнические корпорации могут подавать и подают многократные возражения после выдачи патентов против начинающих компаний с целью причинения финансовых затруднений, и благодаря этой практике успешно заключили соглашения о лицензировании патентов и купли-продажи на выгодных условиях; [47] (d) существующий процесс inter partes в оспариваемом деле теперь занимает от 34 до 53 месяцев для повторной экспертизы без обжалования (при условии отсутствия «доработки» со стороны патентного ведомства и отсутствия вторичных апелляций в BPAI, Федеральный округ или Верховный суд) и от 5 до 8 лет по обжалованным делам. [48] Когда Конгресс объявил повторную экспертизу inter partes , он поручил ВПТЗ США провести эти повторные проверки с «специальной рассылкой». [49] Законопроект расширяет существующиепроцедура inter partes , добавление открытия и слушания в Апелляционном совете по патентам. Следовательно, согласно законопроекту, вероятность рассмотрения процедуры inter partes увеличится, несмотря на законодательный указ, требующий рассмотрения дела в течение 18 месяцев; [50] и (e) законопроект практически требует, чтобы федеральный окружной суд приостановил рассмотрение иска о нарушении патентных прав при рассмотрении inter partes . [51] Из-за огромных затрат и длительного рассмотрения дела inter partes предоставление отсрочки в иске о одновременно рассматриваемом нарушении может фактически стать «игрой» для патентообладателя. [46]

Проверка после получения гранта доступна только в том случае, если претендент еще не подал гражданский иск в районный суд. Процедура рассмотрения после выдачи патента должна проводиться Советом по патентным испытаниям и апелляциям, который заменит Совет по патентным апелляциям и вмешательствам 16 сентября 2012 г. для разбирательств, которые начинаются в эту дату или после нее. Процедура проверки после гранта может быть прекращена либо по соглашению сторон, либо по решению Совета. Существует также эстоппель, связанный с заявителем в ВПТЗ США, Окружных судах и Комиссии по международной торговле (ITC) в заявлении о недействительности по любому основанию, которое могло быть обоснованно поднятым во время рассмотрения после гранта. [52]

Влияние изменений [ править ]

Использование повторной экспертизы или угроза ее использования в судебных процессах о нарушении патентных прав является обычным явлением. [53] «[G] соответствие процесса повторной экспертизы, по мнению некоторых, стало скорее правилом, чем исключением. Как сообщается, стало« стандартной процедурой », когда ответчик в патентном разбирательстве« занимает агрессивную позицию, заявляя об этом. планирует запросить повторную экспертизу патента в иске или даже всех патентов истца. Угроза повторной экспертизы затем используется в качестве рычага в переговорах о лицензировании, запугивая владельцев патентов и заставляя их вносить внесудебные иски о меньших суммах, чем те право на которые им может дать ценность их патентов ". [54] Количество запросов на повторную экспертизу от компаний, обвиняемых в нарушении патентных прав, в последнее время увеличилось более чем в три раза. [55] По иронии судьбы, Конгресс предполагал, что процесс повторной экспертизы должен иметь прямо противоположный эффект: «Повторная экспертиза в Патентном ведомстве значительно снизит, если не прекратит, угрозу использования судебных издержек для« шантажа »таких [патентообладателей] с целью разрешения нарушений патентных прав или вынуждены лицензировать свои патенты за символическую плату » [56].

Критики утверждали, что AIA помешает начинающим компаниям, являющимся мощным источником изобретений, привлекать капитал и иметь возможность коммерциализировать свои изобретения. Как правило, изобретатель будет иметь достаточное представление об изобретении и финансовых средствах для подачи заявки на патент только после получения инвестиционного капитала. Прежде чем получить финансирование от инвесторов, изобретатель должен уже задумать изобретение, подтвердить его функциональность и провести достаточное исследование рынка, чтобы предложить подробный бизнес-план. Затем инвесторы внимательно изучат бизнес-план и оценят риск конкуренции, который изначально высок для начинающих компаний как новых участников рынка. [57] Противники законопроекта утверждали, что, если законопроект станет законом, венчурное финансирование будет перенаправлено на менее рискованные инвестиции.

Сторонники законопроекта утверждали, что пересмотр как возражения против постгранта, так и вмешательства поможет изобретателям США. Они отметили, что патент, переживший проверку после выдачи патента, будет сильнее, чем патент без него. Ни одна из сторон не предложила баланс затрат и выгод, показывающий, что дополнительная сила этих патентов компенсирует потерю доступа к венчурному капиталу, хотя венчурные капиталисты, высказавшие свое мнение о вероятном балансе, пришли к выводу, что проверка после выдачи гранта сократит доступ. к капиталу больше, чем это увеличивает силу патента. [58]

Сторонники также утверждали, что Закон предоставляет малому бизнесу многочисленные преимущества, такие как ускоренная патентная экспертиза, снижение пошлин и расширенные права предыдущих пользователей. [59]

Другие проблемы [ править ]

Критики законопроекта выразили обеспокоенность тем, что администрация руководствовалась теми же людьми, которые ранее лоббировали патентную реформу от имени IBM и Microsoft, и что их назначения были нарушением « запрета вращающейся двери » администрации Обамы . Директор ВПТЗ США Дэвид Каппос представлял IBM, Марк Бережка (старший советник по политике, Офис секретаря, Министерство торговли США) лоббировал от имени Microsoft, а министр торговли США Гэри Локк , которому ВПТЗ США отчитывался, пока Локк не был назначен послом в Китае. 1 августа 2011 года также имеет обширные связи с Microsoft. [60]

Оппоненты выразили обеспокоенность тем, что законопроект может привести к потере лидерства США в области инноваций, особенно в результате негативного воздействия на небольшие компании, которые не были представлены на переговорах, приведших к этому законопроекту. [61] Кроме того, критики жаловались, что этот закон не поможет ограничить «непрактикующие организации» от предположительно чрезмерно агрессивного поведения. [62]

Критики указали, что новый законопроект не решает вопиющую проблему, которая, по-видимому, продолжит существовать при новой системе: обширное отставание по существующим патентным заявкам. Вместо того, чтобы нанять больше экспертов для обработки этого отставания, "... Конгресс решил умножить альтернативные процедуры разрешения споров в PTO, предоставив офису больше работы без гарантии увеличения денег. Результатом стала неразбериха, а также упущенная возможность ". [62]

Предлагаемые поправки [ править ]

HR9 (Закон об инновациях) [ править ]

В мае 2015 года Судебный комитет Палаты представителей большинством голосов одобрил продвижение двухпартийного Закона об инновациях для последующего рассмотрения в Сенате и Палате представителей. HR9 предназначен для внесения поправок в раздел 35 Кодекса США и Закона Лихи – Смита об американских изобретениях с целью внесения улучшений и технических исправлений. В частности, этот законопроект направлен на сокращение патентных троллей , длительных судебных разбирательств в области интеллектуальной собственности и необоснованных попыток законных владельцев патентов путем ограничения на рассмотрение после предоставления. Закон об инновациях также изменит требования к оплате, среди других изменений, с тем чтобы возложить на истца финансовую ответственность за такие попытки, которые часто рассматриваются как вымогательство, а не споры по патентной претензии, основанные на технологических соображениях. В феврале 2016 года комитет Сената по малому бизнесу и предпринимательству провел слушания по HR9 и также одобрил его к рассмотрению. [63]

S.1137 (Закон о патентах) [ править ]

In June 2015, the Committee also approved the Patent act for advancement to the House and Senate floor after a markup session was held. S. 1137 is also an intended amendment to the America Invents act, and has a similar purpose to H.R.9 by addressing the disclosure of financial interests and technical details by the patent holder. The bill would require the patent owners to supply specific information on the type and extent of the patent claim before filing suit in a district court.[64]

Legal challenge[edit]

In Madstad Engineering Inc. v. USPTO, Appeal No. 2013-1511 (Fed. Cir. July 1, 2014) plaintiff challenged the constitutionality of the act in placing an undue burden on its firm. Specifically, the plaintiff had to heighten computer security around potential inventions to prevent hackers from stealing intellectual property because of the first-to-file provision, litigating "much of today's intellectual property...is created on or stored on computers, virtually all of which are connected to the Internet...Since the [AIA] no longer concerns itself with actual inventorship, the new law makes it attractive and profitable for computer hackers to steal IP and file it as their own or to sell it to the highest bidder." The court ruled Madstad had no standing in court without concrete proof of an injury and dismissed the case, but reaffirmed its supremacy over patent law cases without addressing the constitutionality of the act's first-to-file provision.[65]

Notes[edit]

  1. ^ Goldman, David (June 24, 2011). "Patent reform is finally on its way". CNNMoney.com. Retrieved August 16, 2011.
  2. ^ "Jackson, Leahy, Smith and Ryan named policymakers of the year". Politico. November 29, 2011. Retrieved February 1, 2012.
  3. ^ Auvil, Steven (November 15, 2011). "5 things med tech companies need to know about the Leahy-Smith America Invents Act". Retrieved November 30, 2011.
  4. ^ "The Patent Reform Bill". Govtrack.us. Retrieved June 24, 2011.
  5. ^ Brad Pedersen and Justin Woo. "The "matrix" for changing first-to-invent: an experimental investigation into proposed changes in U.S. patent law" (PDF). Archived from the original (PDF) on October 8, 2011. Retrieved September 20, 2011.
  6. ^ 35 U.S.C. § 302.
  7. ^ H.R. 1249, §7.
  8. ^ H.R. 1249, §5 modifying 35 U.S.C. §§ 311–320.
  9. ^ H.R. 1249, §5 adding 35 U.S.C. §§ 321–330
  10. ^ a b c d e http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249eh.pdf
  11. ^ Sarskas, S Edward (April 6, 2011). "The Federal Circuit Court of Appeals Clarifies the Pleading Standard for False Patent Marking Claims Under 35 U.S.C. § 292". The National Law Review.
  12. ^ Patent Reform Becomes Law: The Leahy-Smith America Invents Act
  13. ^ Jan Wolfe, Patent Reform's Reduced 'Best Mode' Requirement Creates Uncertainty, law.com, October 10, 2011. Consulted on October 30, 2011.
  14. ^ "USPTO Updates Fee Schedule Following Enactment of Leahy-Smith America Invents Act".
  15. ^ https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1229_2co3.pdf
  16. ^ "Mark-up of HR 1249 with Managers and Committee Amendments as Reported out of House Judiciary Committee" (PDF). Archived from the original (PDF) on March 23, 2012. Retrieved June 24, 2011.
  17. ^ "FINAL VOTE RESULTS FOR ROLL CALL 491". Office of the Clerk of the House of Representatives. Retrieved June 24, 2011.
  18. ^ Senate Approves Patent Reform Bill
  19. ^ Palfrey, Quentin (September 16, 2011). "The America Invents Act: Turning Ideas into Jobs". whitehouse.gov. Retrieved July 4, 2015 – via National Archives.
  20. ^ Gary M. Lauder, Venture Capital - The Buck Stops Where?, "Medical Innovation & Business Journal", Vol. 2 - Issue 2 (Summer 2010) p. 14–19"
  21. ^ Gene Quinn, IP Watchdog, "Unions Oppose Patent Reform Legislation Too." March 10, 2009.
  22. ^ Scott Jagow, Marketplace, "The Battle over Patents." March 10, 2009.
  23. ^ ScienceNOW Daily News, "A Fight over Open Access and Patent Reform." March 10, 2009.
  24. ^ Ron D. Katznelson, Patent Reforms Must Focus On The U.S. Patent Office, "Medical Innovation & Business Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 77-87 (Summer 2010)"
  25. ^ a b Interview with Taraneh Maghame, http://reexamcenter.com/2009/10/the-reexamination-center-executive-interview-taraneh-maghame. Retrieved June 7, 2011.
  26. ^ Fox, Jeffrey L. (November 8, 2011). "America Invents Act receives cautious welcome". Nature Biotechnology. 29 (11): 953–954. doi:10.1038/nbt1111-953. PMID 22068511. S2CID 28425786.
  27. ^ Rondeau, George. ""America Invents Act" patent law overhaul: the benefits and the drawbacks". Lexology. Retrieved December 1, 2011.
  28. ^ Yip, Charles. "Patent law reform - first-to-file". Lexology. Retrieved December 1, 2011.
  29. ^ Senator Dianne Feinstein Remarks on first-to-file, U.S. Senate, March 2, 2011.Senator Feinstein on Patent Reform - YouTube
  30. ^ "Repeal of the American Grace Period". Retrieved June 24, 2011.
  31. ^ "Filing-Date-Focused-System – The Key is the Scope of the Grace Period, 3/2/11 PatentlyO Blog". Patentlyo.com. March 2, 2011. Retrieved June 24, 2011.
  32. ^ Charles L. Gholz, Would Derivation Proceedings Be The Same as Derivation Interferences?, Medical Innovation & Business: Summer 2010 - Volume 2 - Issue 2 - p 39–42, http://journals.lww.com/medinnovbusiness/Fulltext/2010/06010/Would_Derivation_Proceedings_Be_The_Same_As.7.aspx . The issue is similar in the U.K. – in 2006, in IDA Ltd. v. University of Southampton, [2006] EWCA Civ. 145, http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/145.html, the court observed "Many disputes of fact are likely to arise – who thought of what and who suggested what to whom are the sort of issues where perceptions after the event are all too likely to differ ... Parties to these disputes should realise, that if fully fought, they can be protracted, very very expensive and emotionally draining. ... very often development or exploitation of the invention under dispute will be stultified by the dead hand of unresolved litigation."
  33. ^ "Steve Perlman's letter to Senator Feinstein" (PDF). Archived from the original (PDF) on July 15, 2011. Retrieved June 24, 2011.
  34. ^ Small Business Coalition on Patent Legislation letter to SBA Administrator Archived January 10, 2011, at the Wayback Machine, December 15, 2009.
  35. ^ "Startup companies' letter to Senate Leadership". Retrieved June 24, 2011.
  36. ^ Boundy & Marquardt, Patent Reform's Weakened Grace Period: Its Effects On Startups, Small Companies, University Spin-Offs And Medical Innovators, "Medical Innovation & Business Journal, vol. 2 no. 2 (Summer 2010)"
  37. ^ ""Innovation and IP in Today's Business Environment," a presentation by Steve Perlman, a prolific inventor and successful entrepreneur, on how the proposed legislation maps to the practice of invention" (PDF). Archived from the original (PDF) on July 15, 2011. Retrieved June 24, 2011.
  38. ^ "The Rush to a First-to-File Patent System in the United States: Is a Globally Standardized Patent Reward System Really Beneficial to Patent Quality and Administrative Efficiency?, Minn. Journal of Law, Science & Technology, VOLUME 7 ISSUE 2 (May 2006)". Retrieved June 24, 2011.
  39. ^ "Comparison of the Current U.S. First-to-Invent System with the First-Inventor-To-File System Proposed in the Patent Reform Act of 2011 (S.23)". PatentlyO Blog. March 2, 2011. Retrieved June 24, 2011.
  40. ^ "Base Macro" (PDF). Archived from the original (PDF) on July 20, 2011. Retrieved June 24, 2011.
  41. ^ The Patent Reform Act's Proposed First-To-File Standard: Needed Reform or Constitutional Blunder?, in THE JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 2006
  42. ^ Compilation of all papers on FTF constitutionality published between 2001-2009 Archived July 20, 2011, at the Wayback Machine
  43. ^ "Does it Matter Who Has the Right to Patent: First-to-Invent or First-to-File? Lessons from Canada," April 2009, NBER Working Paper No. w14926
  44. ^ Charles E. Miller & Daniel P. Archibald, Attenuated Judicial Review of Patent and Trademark Office Decisions: "Technical Amendment," or Stacking The Deck Against Inventors? Medical Innovation & Business Journal, vol. 2 no. 2 (Summer 2010), pp. 89-93 Archived July 25, 2011, at the Wayback Machine.
  45. ^ H.R. 1249, §5 amends 35 U.S.C. § 311
  46. ^ a b Guest Post: Hot Topics in US Patent Reexamination
  47. ^ Avistar, 2009 Annual Report, p.F-26, http://files.shareholder.com/downloads/AVSR/1239617659x0x386332/36FFB1CC-FE65-4E85-B625-C7CF8BB4CDEB/2009_Annual_Report_FINAL.pdf. Retrieved April 28, 2011.
  48. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on September 30, 2011. Retrieved April 29, 2011.CS1 maint: archived copy as title (link).
  49. ^ 35 U.S.C. § 314(c).
  50. ^ H.R. 1249, §7 amendment to 35 U.S.C. § 316(a)(12).
  51. ^ H.R. 1249, §5 amendment to 35 U.S.C. § 330(1).
  52. ^ Vedder Price P.C. (April 12, 2012). "Summary of the America Invents Act". The National Law Review. Retrieved September 14, 2012.
  53. ^ "List of Recent Inter Partes Reviews - Docket Alarm".
  54. ^ Mercado, Raymond A. (2011). The Use and Abuse of Patent Reexamination: Sham Petitioning Before the USPTO. 12 Columbia Science and Technology Law Review 93.
  55. ^ Joseph Rosenbloom, The Reexamination Gamble, IP L. & Bus., July 1, 2008, at 31.
  56. ^ H.R. Rep. No. 96-1307, pt. 1, at 4 (1980), reprinted in 1980 U.S.C.C.A.N., at 6463." quoted in Mercado, Raymond A. (2011). The Use and Abuse of Patent Reexamination: Sham Petitioning Before the USPTO. 12 Columbia Science and Technology Law Review 93, n66.
  57. ^ Nesheim, John L. (2000). High Tech Start Up, The Complete Handbook for Creating Successful New High Tech Companies, New York: The Free Press.
  58. ^ John Neis, "Post-Grant Review-Our Next Nightmare? VC Perspective", Medical Innovation & Business, Summer 2010, Volume 2, Issue 2, pp.43–45, http://journals.lww.com/medinnovbusiness/Fulltext/2010/06010/Post_Grant_Review_Our_Next_Nightmare__VC.8.aspx. Retrieved June 20, 2011.
  59. ^ Koenig, John. "American Invents Act is Better for Small Business".
  60. ^ "Critics raise concerns at Commerce," in Politico 11/2/09
  61. ^ Two Views of Innovation, Colliding in Washington; NY Times, January 13, 2008, By John Markoff
  62. ^ a b Intellectual property - Many patents, still pending; The Economist, September 10, 2011
  63. ^ H.R.9 — 114th Congress (2015-2016). Retrieved March 4, 2016.
  64. ^ Summary: S.1137 — 114th Congress (2015-2016). Retrieved March 4, 2016.
  65. ^ Ferrell, Christopher J. (Winter 2015). "Standing Room Only: MadStad Engineering and the Potential to Challenge the Constitutionality of the America Invents Act's "First-Inventor-to-File" Patenting System". Washington Journal of Law, Technology, & Arts. Volume 10, issue 3. University of Washington. Retrieved June 9, 2020.

External links[edit]

  • Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act: Hearing before the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, Second Session, May 16, 2012