Кимбл против Marvel Entertainment, LLC , 576 US 446 (2015), является важным решением Верховного суда США по нескольким причинам. Во-первых, Суд отверг значительную академическую критику какдоктрины неправомерного использования патентов, разработанной Верховным судом, так и конкретного правового принципа, о котором идет речь в данном деле. Другая причина заключается в том, что Суд решительно отверг попытки ассимилировать доктрину неправомерного использования патентов с антимонопольным законодательством и довольно подробно объяснил различные политики, действующие в двух отраслях права. Наконец, большинство и несовпадающие мнения информативно формулируют два противоположных взгляда на надлежащую роль доктрины stare decisis в законодательстве США.
Кимбл против Marvel Entertainment, LLC | |
---|---|
Аргументирован 31 марта 2015 г. Решен 22 июня 2015 г. | |
Полное название дела | Kimble et al. против Marvel Entertainment, LLC, правопреемника Marvel Enterprises, Inc. |
Номер досье | 13-720 |
Цитаты | 576 US 446 ( подробнее ) |
Держа | |
Контракты, ограничивающие свободный публичный доступ к ранее запатентованным, а также непатентованным изобретениям, не имеют юридической силы. Ранее решение в Brulotte об Thys Co. подтвердила. | |
Членство в суде | |
| |
Мнения по делу | |
Большинство | Каган, к которому присоединились Скалия, Кеннеди, Гинзбург, Брейер, Сотомайор |
Несогласие | Алито, к которому присоединились Робертс, Томас |
Узкий вопрос в деле Kimble v. Marvel заключался в том, должен ли суд отклонить предложение 50-летней давности в деле Brulotte v. Thys Co. , 379 US 29 (1964), согласно которому соглашение о патентной лицензии, требующее лицензионных отчислений за период после лицензированный патент не имел исковой силы в соответствии с положением о верховенстве , невзирая на закон о государственных контрактах, потому что он предполагал неправомерное использование патентных прав. Верховный суд в деле Kimble отказался отменить решение Brulotte и его доктрину в отношении лицензионных платежей после истечения срока действия.
Критика Брюлотта
В 1964 году Верховный суд вынес решение по делу Brulotte v. Thys Co. , в котором он постановил, что договор о выплате лицензионных отчислений после истечения срока действия патента не имеет законной силы. Решение было широко раскритиковано в академических кругах и патентной коллегией, а также в решениях судов низшей инстанции. Суть критики заключалась в том, что доктрина неправомерного использования патентов должна основываться на принципах антимонопольного права и что поведение, не имеющее значительного антиконкурентного эффекта, не должно быть запрещено.
В своем заключении по делу Кимбла Верховный суд перечислил некоторые критические замечания, предполагающие, что решение Брюлотта было неправильным и должно быть отменено: [1]
- Scheiber v. Dolby Labs., Inc. , 293 F. 3d 1014, 1017–1018 (CA7 2002) (Познер, Дж.) ( Брюлотт был «жестоко и, как нам кажется, при всем уважении, справедливо подвергнут критике. ... Однако у нас нет полномочий отменять решение Верховного суда, независимо от того, насколько сомнительны его мотивы, или даже насколько это решение не соответствует нынешнему мышлению Верховного суда ")
- Ayres & Klemperer, Ограничение рыночной власти патентообладателей без снижения стимулов к инновациям: извращенные преимущества неопределенности и неприменимых средств правовой защиты , 97 Mich. L. Rev. 985, 1027 (1999) («Наш анализ ... предполагает, что Брюлотт должен быть отменено ").
Другая критика Брюлотта включает следующее:
- Гарольд Си и Фрэнк М. Каприо, Проблема с Brulotte: Срок действия патентных гонораров и продление патентной монополии , 1990 г., Юта L. Rev. 813 (1990).
- Примечание. Патенты: Верховный суд признал соглашения о выплате роялти после истечения срока их действия незаконными как таковые , 1965 г. Duke LJ 836, 841 (1965) («Таким образом, неоднозначность в Brulotte , пока она остается неразрешенной, может значительно ограничить доступ к маркетингу [патентообладателям]»).
- Пол Гольдштейн, Федеральная система упорядочивания авторских прав , 69 Colum. L. Rev. 49, 70 (1969) («При наличии только наиболее ослабленных федеральных интересов и при отсутствии каких-либо общих интересов общества, правило Брюлотта дает федеральным судам широкие и, вероятно, незаконные надзорные полномочия над государственным управлением частным сектором». контракты. ").
- Ричард А. Познер. Транзакционные издержки и вопросы антимонопольного законодательства при лицензировании интеллектуальной собственности , 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 325, 332 (2005) (« Brulotte не отражает текущие взгляды Верховного суда на конкуренцию и монополию, но он будет по-прежнему связывать нижестоящие суды, пока Верховный суд не примет решение отменить их»).
- Кроме того, решения Федерального округа постановили, что патент не может считаться неправомерным без демонстрации существенных антиконкурентных последствий, за исключением случаев, когда Верховный суд прямо постановил иное. [2]
Другие комментаторы, однако, отвергли использование антимонопольной линзы для анализа неправомерного использования патентов:
- Робин С. Фельдман, Недостаточность антимонопольного анализа для выявления неправомерного использования патентов , 55 Hastings LJ 399, 422 (2003) («антимонопольное правило разума фокусируется на одном конкретном вопросе: влиянии на конкуренцию, а не на всех возможных соображениях справедливости», относящихся к патентной политике); id . на 448 («Поведение, которое замедляет прогресс науки, может вызвать беспокойство для патентной политики», но антимонопольные тесты не приспособлены к этому типу проблемы »).
- Маршалл Лиффер, Злоупотребление патентами и инновации , 10 J. Высокотехнологичный. L. 142, 148 (2010) («неправомерное использование патентов должно выходить за рамки традиционного антимонопольного законодательства и должно касаться политики патентного права и воздействия на инновации»).
Задний план
В 1990 году истец Стивен Кимбл получил патент США № 5 072 856 на игрушку, которая позволяет детям и другим лицам, заинтересованным в ролевой игре в роли « Человека-паука », стрелять в паутину - на самом деле, струну из пенопласта под давлением - «с ладони [ рука." [3]
Ответчик Marvel Entertainment, LLC производит и продает продукцию с изображением Человека-паука. Кимбл стремился продать или лицензировать свой патент корпоративному предшественнику Marvel и встретился с его президентом, чтобы договориться о контракте. Но вместо этого компания начала продавать «Web Blaster» - игрушку, которая, как и запатентованное изобретение Кимбла, позволяет пользователям имитировать Человека-паука, стреляя из пенопласта. Кимбл подал в суд на Marvel в 1997 году, заявив о нарушении контракта и патентах. Стороны урегулировали этот судебный процесс, и Marvel согласилась приобрести патент Кимбла в обмен на единовременную выплату (около полумиллиона долларов) и 3% гонорара от будущих продаж Marvel Web Blaster и аналогичных продуктов. Стороны не установили дату окончания лицензионных отчислений, очевидно предполагая, что они будут продолжаться до тех пор, пока клиенты захотят купить продукт. [4]
Впоследствии Marvel узнала о решении Брюлота и поняла, что согласно доктрине Брюлота, компания не обязана выплачивать лицензионные платежи после истечения срока действия патента. Kimble подала в суд на Marvel за нарушение контракта, а Marvel подала встречный иск о заявлении о том, что она больше не обязана платить Kimble после истечения срока действия патента. Марвел выиграла судебный процесс. [5]
Девятый округ неохотно подтвердил. Он сказал:
Файл. . . критика [ Брюлотта ] особенно уместна в этом случае. В этом случае патентное плечо было значительно омрачено тем, что, вероятно, было непатентными правами, и Кимбл, возможно, смогла бы получить более высокую ставку роялти, если бы стороны понимали, что выплаты роялти прекратятся, когда истечет срок действия патента. Тем не менее, Brulotte и его потомство контролируют. Мы обязаны следовать за Брюлоттом и не можем отрицать, что это применимо и здесь. [6]
Постановление Верховного Суда
Верховный суд подтвердил решение, приведенное ниже, 6-3, в основном на основании stare decisis , но в ходе своего постановления Суд объяснил, почему решение Brulotte было правильным, а его критики ошибались в отношении материального права.
Мнение большинства
Мнение большинства судьи Елены Каган началось с объяснения того, как патентная система США отражает «баланс Конгресса между поощрением инноваций и обеспечением доступа общественности к открытиям». Следовательно, как только законный срок патентной монополии истекает, «право на изготовление или использование изделия без каких-либо ограничений переходит к общественности». [7]
Суд разъяснил суть дела:
В каждом случае Суд истолковывал эти законы как исключающие меры, ограничивающие свободный доступ к ранее запатентованным, а также непатентованным изобретениям. В одной серии случаев мы отменили законы штатов с такими последствиями. Мы рассудили, что в силу федерального закона «статья, срок действия патента на которую истек», как непатентоспособная статья, находится в общественном достоянии и может быть изготовлена и продана любым лицом, желающим сделать это ». В связи с этим мы сочли неисполнимыми положения частного контракта, ограничивающие свободное использование таких изобретений. . . . [F] или, например, мы определили, что производитель не может согласиться воздержаться от оспаривания действительности патента. Мы объяснили, что разрешение даже одной компании ограничить использование патента с истекшим сроком действия или недействительного патента «лишит ... потребителей преимуществ, которые могут быть получены» от бесплатного использования открытия. И допускать такой результат, независимо от того, разрешено ли оно «прямым контрактом», недопустимо подорвало бы патентные законы. [8]
«Brulotte варили в одной бочке», - заявили в суде. Соглашения, по которым патентные лицензионные платежи должны выплачиваться после истечения срока действия патента, «противоречат политике патентного законодательства, устанавливающей« общественное достояние после истечения срока действия », в котором каждый может бесплатно использовать ранее запатентованный продукт». [9]
Суд отметил, что Brulotte не является препятствием для заключения деловых соглашений об отсрочке платежа или создании совместных предприятий. Тем не менее, «Кимбл просит нас отказаться от Brulotte в пользу« гибкого, индивидуального анализа »оговорок о лицензионных отчислениях после истечения срока« в соответствии с принципами разумного »», как в соответствии с антимонопольным законодательством. Но антимонопольный подход требует, чтобы суды проводили комплексный анализ, «принимая во внимание множество факторов, включая конкретную информацию о соответствующем бизнесе, его состоянии до и после введения [практики], а также истории [практики], ее характере и эффект ... полноценное экономическое исследование определения рынка, барьеров для входа и тому подобного ». [10]
Оставив на время в стороне достоинства и недостатки антимонопольного подхода к данному вопросу, суд обратился к роли stare decisis , признав, что иногда это «означает придерживаться некоторых неправильных решений». Причина этого в том, что обычно «более важно, чтобы применимая норма права была установлена, чем чтобы она была установлена правильно». Более того:
Прецедент отмены никогда не бывает мелочью. Stare decisis - по-английски идея о том, что сегодняшний Суд должен выполнять вчерашние решения - является краеугольным камнем верховенства закона. Применение этой доктрины, хотя и не является неумолимым приказом, является предпочтительным курсом, поскольку оно способствует беспристрастному, предсказуемому и последовательному развитию правовых принципов, способствует опоре на судебные решения и способствует фактической и предполагаемой целостности судебного процесса. Это также снижает стимулы к оспариванию устоявшихся прецедентов, избавляя стороны и суды от расходов на бесконечные повторные судебные разбирательства. [11]
Следовательно, для того, чтобы суды изменили курс, должно быть «особое оправдание», выходящее за рамки простого убеждения в том, что прецедент был решен неверно. Это особенно верно в отношении законодательных актов, как в данном случае: «критики нашего постановления могут выносить свои возражения через улицу, а Конгресс может исправить любую ошибку, которую он видит». Кроме того, в этом случае, «Конгресс отверг многочисленные возможности для обращения вспять Brulotte » -50 лет или более , в течение которого Конгресс неоднократно исправленные патентные законы , не нарушая Brulotte и даже «отвергнут законопроекты , которые бы заменили Brulotte «s по себе правило с Кимбл призывает к тому же анализу в антимонопольном стиле ". [12]
Затем Суд вернулся к вопросам патентной политики, которые он описал ранее. Они подкрепили причины для того, чтобы следовать здесь stare decisis и не нарушать прецедент Брюлотта .
« Во- первых, Brulotte " законодательные и доктринальные подкрепления s не размывается в течение долгого времени.» Никаких изменений в законе не было внесено ни судебными решениями, ни действиями Конгресса. «[] Основная особенность патентных законов, на которые опирался Брюлот, осталась неизменной ... Таким образом , Брюлотт не из тех доктринальных динозавров или законных правителей , за которых мы иногда отклоняемся от stare decisis . " Напротив, отмена решения Брулотта может подорвать другие прецедентные права и, таким образом, «нарушить стабильное право». [13]
Во-вторых, вопреки критикам, «ничто в Брюлотте не оказалось неработоспособным». Простота определения того, является ли требование о выплате лицензионного вознаграждения после истечения срока действия патента "кажется еще более очевидным по сравнению с предлагаемой альтернативой Кимбла. Напомним, что он хочет, чтобы суды использовали правило разумности антимонопольного законодательства для выявления и признания недействительными этих положений о лицензионных платежах после истечения срока действия патента. антиконкурентные последствия ". Эта процедура требует «тщательного расследования», которое «приводит к заведомо высоким судебным издержкам и непредсказуемым результатам». По этой причине «торговля Brulotte по закону разума сделала бы закон менее, а не более действенным, чем он есть сейчас». [14]
По словам Кимбла, Суд констатирует, что роялти после истечения срока действия не являются антиконкурентными; они способствуют конкуренции. Они приводят к снижению ставок роялти в течение срока действия патента, что приводит к снижению потребительских цен. Кроме того, большее количество компаний может позволить себе более дешевые лицензии, что способствует конкуренции между лицензиатами. Суд ответил, что даже если предположить, что это правда, он неверно понимает основание для Брюлотта . «Если бы дело Brulotte было антимонопольным, а не патентным, мы могли бы [решить] так, как хотелось бы Кимблу ». Но это случай патента - случай злоупотребления патентом. Это основано на патентной политике. «Конгресс принял решение: на следующий день после истечения срока действия патента ранее охраняемое изобретение должно быть доступно всем бесплатно». «Выбор того, какой должна быть патентная политика», остается за Конгрессом. [15]
Наконец, Суд настаивал: «Придерживаясь нашего прецедента в отношении таких жалоб, мы продвигаем ценности верховенства закона, которым должны руководствоваться суды, оставляя вопросы государственной политики на усмотрение Конгресса». [16] Суд закончил с литературным успехом, процитировав « Удивительную фантазию» № 15 , источник одной из самых известных тем Человека-паука - с большой силой приходит большая ответственность .
Несогласие
Выступая от имени себя и судей Робертса и Томаса, судья Сэмюэл Алито выразил несогласие, заявив, что Суд «использует stare decisis , обычно инструмент [судебного] сдерживания, чтобы подтвердить явный случай судебного злоупотребления». Он настоял на том, чтобы Брюлотт :
не было основано на чем-либо, что можно было бы правдоподобно рассматривать как интерпретацию условий Закона о патентах. Вместо этого он был основан на экономической теории, которая была опровергнута. Решение препятствует возможности сторон заключать лицензионные соглашения, отражающие истинную ценность патента, и нарушает договорные ожидания. Stare decisis не требует от нас сохранения этого безосновательного и разрушительного прецедента. . . . Таким образом, Брюлотт был откровенным политическим деятелем . Это был не просто случай неправильного толкования закона. Это вообще не было толкованием закона. [17]
Он отрицал, что принцип stare decisis применим, в частности, к решениям, основанным на законодательных актах. «Когда прецедент основан на постановлении судьи и не основан ни на чем, принятом Конгрессом, мы не можем« должным образом возложить на его плечи »все бремя исправления« ошибки самого Суда ». " [18]
Судья Алито также отверг различие между антимонопольным и патентным неправомерным использованием, которое проводило большинство: « Brulotte было антимонопольным решением, замаскированным под патентное дело». [19]
Наконец, он не согласился с тем, что решение об устранении Брулотта является обязанностью Конгресса, а не Суда :
Принятие закона - непростая задача. . . . В рамках этого обременительного процесса возникают дополнительные практические препятствия. Закон должен быть вынесен на обсуждение, а не передан в пользу более неотложных вопросов, а правила Сената требуют 60 голосов для прекращения дебатов по большинству законодательных актов. И даже если Палата представителей и Сенат согласны с общей политикой, детали меры обычно должны быть выработаны в конференц-комитете и подтверждены обеими палатами. [20]
Комментарий
- Герберт Ховенкамп не согласился с отказом Суда интерпретировать закон о неправомерном использовании патентов через призму антимонопольного законодательства. Он выступал за широкое использование антимонопольного правила разума для оценки законности (и, следовательно, исковой силы) всех коммерческих сделок в этой стране. В результате, по его словам, будут заключены договоренности, подобные тем, которые существуют в Брулотте, «присоединиться к общей серии соглашений, которые почти всегда законны». Он объяснил:
Другими словами, использование антимонопольного, а не патентного права для решения проблемы роялти после истечения срока действия не вызовет почти такой бури неопределенности, которой опасался Суд. Практически все ситуации с его применением были бы просто законными. Небольшое количество дел, связанных как с рыночной властью, так и с вероятным антиконкурентным исключением или ограничением торговли, может быть рассмотрено в рамках антимонопольного законодательства. Такой подход предоставит сторонам лучший набор инструментов для разумного управления инновационным риском. [21]
- Кевин Нунан в блоге Patent Docs посетовал на это решение, предсказав, что оно станет «еще одним оправданием для ограничения законного объема патентных прав до такой степени, что патенты больше не могут способствовать прогрессу». [22]
- Нил Уилкоф в блоге IP Kat озадачился «странными коллегами по судебным коллегам», составляющими большинство из шести судей: «четырьмя так называемыми либеральными судьями, Брейером, Гинзбургом, Сотомайором и Каганом, к которым присоединились архиконсервативное правосудие Скалиа и вечные колебания проголосовать за судью Кеннеди ". Четыре либеральных судьи «могут быть поняты как выражение давнего либерального страха перед« чрезмерным расширением »прав ИС, особенно патентов, учитывая антиконкурентные последствия, которые, по их мнению, таятся в осуществлении патентных прав». Что касается судьи Скалии:
[Этот] импульс, кажется, исходит от глубоко укоренившегося судебного консерватизма судьи Скалии, а не от беспокойства по поводу объема прав интеллектуальной собственности и их использования (или того, как правило Брюлота работает на практике). Что интересно, так это то, как он отделился от трех других так называемых консервативных судей, главного судьи Робертса и судей Томаса и Алито, которые сосредоточились на том, что они считали глубоко ошибочными и анахроничными основами, лежащими в основе решения Брюлота . Судья Скалиа, кажется, игнорирует эти факторы в пользу доктринальных соображений, которые привели его к тому же результату, что и его коллеги-либералы. [23]
- Gene Quinn , в IP Watchdog , подивился роли стоять на решенном в этом случае: «Если вы собираетесь написать смешную часть фантастики , что ни один в отрасли будет верить сюжет бы начать с Верховным судом США со ссылкой на stare decisis в патентном деле ". Он сравнил подход Кимбла с подходом, принятым в недавних решениях о приемлемости патентов, таких как Элис против банка CLS , которые, как он утверждал, придерживались противоположной точки зрения на взгляд решающего . [24]
- Ричард Х. Стерн в European Intellectual Property Review положительноотносится к Kimble и считает, что это подтверждает линию предыдущих прецедентов Верховного суда, согласно которым доктрина неправомерного использования основана на патентной политике, а не на антимонопольной политике:
Результатом решения Kimble , по-видимому, будет сворачивание череды решений Федерального округа, кульминацией которых стало решение Princo , которое сделало демонстрацию существенного антиконкурентного эффекта на соответствующем рынке важным элементом доказательства в большинстве случаев неправомерного использования. Кимбл вновь подтверждает доктрину дел [этих Верховного суда], утверждая, что неправомерное использование не является антимонопольным и не требует демонстрации фактического антиконкурентного эффекта. [25]
- Однако он задается вопросом, будет ли трудно определить, что такое патентная политика, и указывает на области, в которых суды разошлись, в частности, должны ли все виды неправомерного использования привести к невозможности принудительного исполнения неправомерно использованного патента до тех пор, пока неправомерное использование не будет устранено, а не просто требование о прекращении неправомерного использования. [26] Таким образом, он предсказывает дальнейшие судебные разбирательства, потому что « решение Кимбла не заставит тех, кто считает нынешнюю доктрину неправомерного использования патентов в США слишком жесткой, отползти прочь и исчезнуть в мышинных норках». [27]
Смотрите также
- Список дел Верховного суда США, том 576
- Неправильное использование патента
Рекомендации
Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, смотрите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.
- ^ 561 США в - п.3.
- ^ См., Например, Princo v. ITC , 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010) («недопустимо расширил физический или временной объем выдачи патента и сделал это таким образом, чтобы иметь антиконкурентные последствия») ; Маллинкродт, Инк. Против Медипарт, Инк. , 976 F.2d 700, 706 (Федеральный округ 1992 г.) («Чтобы поддержать защиту от неправомерного использования, включающую лицензионное соглашение, которое Верховный суд не считает само по себе антиконкурентным, фактическое определение должно показать, что общий эффект лицензии имеет тенденцию к незаконному ограничению конкуренции на надлежащим образом определенном соответствующем рынке. "); Международная организация виндсерфинга против AMF, Inc. , 782 F.2d 995, 1001-02 (1986).
- Перейти ↑ Kimble , 135 S. Ct. на 2405.
- Перейти ↑ Kimble , 135 S. Ct. на 2406.
- Перейти ↑ Kimble v. Marvel Enters., Inc. , 692 F. Supp. 2d 1156 (Д. Аризона, 2010).
- ^ Кимбл против Marvel Enterprises Inc. , 727 F.3d 856, 8__ (9-й округ 2013).
- ^ 135 С. Ct. в 2406-07.
- ^ 135 С. Ct. на 2407 (цитаты опущены).
- ^ 135 С. Ct. в 2407-08.
- ^ 135 С. Ct. в 2408-09.
- ^ 135 С. Ct. в 2409.
- ^ 135 С. Ct. на 2409-10.
- ^ 135 С. Ct. на 2410.
- ^ 135 С. Ct. на 2411.
- ^ 135 С. Ct. на 2413.
- ^ 135 С. Ct. в 2414.
- ^ 135 С. Ct. в 2415.
- ^ 135 С. Ct. на 2418.
- ^ 135 С. Ct. на 2418.
- ^ 135 С. Ct. в 2418-19.
- ^ Херберт Ховенкамп, Web Brulotte в (7 августа 2015) в 19-20.
- ^ Кевин Нунан, Кимбл против Marvel Entertainment, LLC (2015) , Патентные документы (20 августа 2015 г.)
- ^ Нил Wilkof, Кимбл v Marvel Entertainment: когда после истечения срока действия патента роялти отвечают стоять на решенномIP Kat (27 июля 2015 г.).
- ^ Джин Куинн, Верховный суд применяет stare decisis в патентном деле , IP Watchdog (22 июня 2015 г.).
- ^ Ричард Х. Стерн , Кимбл: злоупотребление патентами через призму патентной политики, а не антимонопольной политики , (2016) 38 Евро. Intell. Предложение Rev.182 , 189.
- ^ Ид . на 190–91.
- ^ Ид . в 192,
Внешние ссылки
- Текст решения